PROCESO 129-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 129-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: FINO’S (mixta). Actor: LLOREDA S.A. Expediente Interno: Nº 2007-00316.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 09 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: LLOREDA S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

   Tercero interesado: GLOBAL BRANDINGS S.A.C.

3. HECHOS RELEVANTES.

   El 8 de abril de 2005, la sociedad GLOBAL BRANDINGS S.A.C., solicitó el registro de la marca FINO’S (mixta) para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 552, de 31 de mayo de 2005.

   Contra dicha solicitud, la sociedad demandante LLOREDA S.A. presentó oposición en base a la marca registrada “EL FINÍSIMO” (denominativa) para identificar productos de la misma Clase 30. También presentó oposición Fábrica de Grasas y Productos Químicos S.A. (GRASCO) con base en sus marcas registradas LA FINA, LA FINA CHANTILLY, LA FINA CHIFFON, LA FINA REAL y PALMAFINA.

   Mediante Resolución Nº 21713, de 18 de agosto de 2006, la SIC declaró infundadas las oposiciones presentadas, pero denegó de oficio el registro de la marca FINO’S (mixta), por considerar que la marca a registrar carecía de suficiente fuerza distintiva, pues la expresión “FINO`S” referida a “chocolates”, tiene una connotación comercial relevante.

   Contra dicha decisión se interpusieron los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación.

   La Superintendencia de Industria y Comercio “desató” (sic) el recurso de reposición mediante la Resolución Nº 28014, de 25 de octubre de 2006, en la que confirmó la decisión recurrida.

   Mediante Resolución Nº 10269, de 18 de abril de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado y decidió conceder la marca FINO’S (mixta), por considerar que el tipo de letra junto con las expresiones que acompañan a la marca, son elementos que le otorgan distintividad y determinan que no es exclusivamente un signo descriptivo.

   1. De acuerdo al informe del Juez Consultante, la demandante LLOREDA S.A. argumenta su demanda en lo siguiente:

      - Manifiesta que las Resoluciones impugnadas se encuentran viciadas por violar el Régimen Andino en materia de Propiedad Industrial y protección de signos distintivos.

      - Alega que si se miran las marcas en conjunto se puede apreciar que, si bien la marca registrada cuenta con un elemento gráfico, éste no tiene relevancia alguna a nivel fonético, pues la marca sigue siendo FINO’S, lo que reduce la comparación a “EL FINÍSIMO” y “FINO`S”, de la que se concluye que fonéticamente son semejantes.

      - Sostiene que a nivel gramatical es notable que las marcas comparten muchas letras en su composición, diferenciándose sólo en una que no otorga distintividad al signo solicitado, a su juicio, las dos expresiones hacen referencia a un producto de primera categoría o de buena calidad en su especie, lo cual naturalmente conduce a error o confusión en el público consumidor, quien al encontrarse con dos marcas que evocan la misma idea en su entendimiento y asociadas a productos bastante similares en el mercado, puede atribuirles el mismo origen empresarial.

   2. El demandado, la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, contesta la demanda en los siguientes términos:

      - El signo solicitado FINO’S (mixto) no es confundible con las marcas opositoras al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      - Por otro lado, el signo solicitado cumple con el requisito de distintividad, por lo que es registrable.

   3. El tercero interesado GLOBAL BRANDINGS S.A.C. contesta la demanda señalando lo siguiente:

      - Los signos confrontados son diferentes entre sí, no siendo posible causar riesgo de confusión en el público consumidor.

      - Ambos signos confrontados corresponden conceptualmente a adjetivos calificativos, por lo tanto son marcas evocativas. Por otro lado, las palabras FINO, FINA, FINÍSIMA y FINÍSIMO no son apropiables en sí mismas y su registro debe concederse atendiendo a la totalidad de sus componentes.

      - Se da una coexistencia en el mercado de marcas registradas que incluyen las palabras FINÍSIMO y FINA, para identificar productos de las Clases 29 y 30.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales b) e i) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación de los artículos solicitados, excepto por el art. 135 literal i) (signos engañosos).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

(...)

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

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