PROCESO 136-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 136-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “WEINBRENNER” (mixta). Expediente Interno N° 2007-00189.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce.

VISTOS:

El Oficio Nº 1525, de 28 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 1 de septiembre de 2011, mediante el cual la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00189.

El auto de fecha 09 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno:

   Demandante: BATA BRANDS S.a.r.l.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   2.1. Hechos:

   La sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. suscribió un contrato de compraventa de todas las marcas de la sociedad BATA LIMITED, entre ellas la marca “WEINBRENNER” (mixta), que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional.

   El 19 de diciembre de 2005, la sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. solicitó la transferencia del titular de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de BATA LIMITED a BATA BRANDS S.a.r.l.

   Mediante la Resolución Nº 017170, de 29 de junio de 2006, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, archivó la solicitud bajo el argumento de que si bien se dio respuesta al requerimiento en el tiempo oportuno, la misma no satisfizo el requerimiento, toda vez que en el listado de las marcas objeto de transferencia debidamente identificadas con su número de certificado, no se encontró el certificado Nº 130604 que corresponde al signo “WEINBRENNER” (mixto) .

   BATA BRANDS S.a.r.l interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación con el fin de que se revocara la decisión, alegando que sí se dijo que la sociedad BATA LIMITES transfirió a la empresa BATA BRANDS S.a.r.l., todas las marcas de la que era titular en la República de Colombia y que en el listado figura la expresión “WEINBRENNER”, marca indudablemente única y concreta, que no deja duda del querer de las partes, independientemente del número de certificado.

   El 27 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso mediante la Resolución Nº 028779, confirmando el acto anterior.

   El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución Nº 36532, de 28 de diciembre de 2006, confirmando las decisiones anteriores, concluyendo que para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el documento mediante el cual las partes realizaron el traspaso, en el que se debe identificar la marca objeto del mismo, la denominación del signo y su número de certificado..

3. Fundamentos de la demandante:

   De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de BATA BRANDS S.a.r.l. son los siguientes:

   Los actos administrativos acusados violan el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que con la negativa del registro de la transferencia de la marca “WEINBRENNER” (mixta) en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la norma supranacional no contempla.

   El contrato de cesión de marcas de BATA LIMITES a BATA BRANDS es supremamente claro en el sentido de transferir todas las marcas de las que era titular BATA LIMITED en la República de Colombia.

   Dentro de las marcas transferidas está la expresión “WEINBRENNER”, lo que no se presta para ningún tipo de confusión y que el número del certificado o del expediente es un agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro.”

4. Fundamentos de la demandada

   De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de la Superintendencia de Industria y Comercio son los siguientes:

   No se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.

   Se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación del artículo 161 de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo solicitado.

   Que, el artículo objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486

   (…)

   De las Licencias y Transferencias de las Marcas

   Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

   Deberá registrarse ante...