PROCESO 117-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 117-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 y 135 literal i) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

Marca: “AMERICAN LEGEND” (mixta).

Expediente Interno N° 2007-00364.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de nueve (9) de noviembre de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad KARELIA TOBACCO COMPANY INC.

2. Actos demandados

   La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 9494 de 29 de abril de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “AMERICAN LEGEND” (mixto), para distinguir tabaco, artículos para fumadores y cerillas, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad KARELIA TOBACCO COMPANY INC.

   - Resolución No. 6973 de 9 de marzo de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 15402 de 30 de mayo de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 9494 de 29 de abril de 2005.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 27 de septiembre de 2004, la sociedad KARELIA TOBACCO COMPANY INC. solicitó el registro del signo “AMERICAN LEGEND” (mixto), para distinguir tabaco, artículos para fumadores y cerillas, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 30 de noviembre de 2004, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 546.

   - La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca ”AMERICAN GOLD” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 29 de abril de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 9494, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “AMERICAN LEGEND” (mixto), para distinguir tabaco, artículos para fumadores y cerillas, productos comprendidos en la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad KARELIA TOBACCO COMPANY INC.

   - La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

   - El 9 de marzo de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 6973, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - El 30 de mayo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 15402, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 9494 de 29 de abril de 2005, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   b) Fundamentos de la Demanda

   La sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “(…) La marca AMERICAN LEGEND + GRÁFICA, solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 34 internacional, (…) carece de distintividad, presenta similitud con capacidad de producir confusión con la marca AMERICAN GOLD + GRÁFICA (…), pretende distinguir los mismos productos que cubre la marca AMERICAN GOLD + GRÁFICA (…) comprendidos en la clase 34 internacional, lo cual aumenta las probabilidades de confusión para el público consumidor en caso de coexistir dichas marcas en el mercado”.

   - “(…) entre los signos AMERICAN LEGEND + GRÁFICA y AMERICAN GOLG (sic) + GRÁFICA existe similitud de tal naturaleza y dimensión, que se generaría confusión en el público consumidor”.

   - “(…) no se podría afirmar que la expresión AMERICAN es genérica para productos de la clase 34 ni tampoco que la figura de un águila es comúnmente utilizada por los empresarios para identificar cigarrillos”.

   - “La confusión en el consumidor se refuerza aun (sic) más si al observar que en la cajetilla de los cigarrillos nuevos que encuentra en el mercado TAMBIÉN hay un águila como parte del diseño de la cajetilla. Esta es una coincidencia muy grande si se tiene en cuenta que en el mercado SOLO mí (sic) representada es quien incluye un águila en su producto”.

   - “(…) la expresión AMERICAN en el caso de la marca AMERICAN LEGEND no es indicativo del origen empresarial, ya que la empresa que fabrica este producto es griega y por el contrario se está engañando al consumidor respecto al origen de los productos”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “Efectuado el estudios (sic) de confundibilidad se establece que si bien los signos en controversia coinciden en la palabra ‘AMERICAN’, esta coincidencia no es determinante a efectos de establecer la irregistrabilidad del signo solicitado, habida cuenta que los elementos gramaticales ‘LEGEND’ y ‘GOLD’ le imprimen a cada signo la suficiente distintividad”.

   - “(…) en cuanto al aspecto conceptual se tiene que cada signo tiene su significado propio que los diferencia plenamente entre sí, pues mientras la expresión ‘LEGEND’ significa ‘leyenda’, la expresión ‘GOLD’ significa ‘oro’”.

   - “(…) los signos ‘AMERICAN LEGEND’ y ‘AMERICAN GOLD’ son fonéticamente diferentes entre sí, teniendo en cuenta la pronunciación de ‘LEGEND’ y ‘GOLD’”.

   - “Igualmente teniendo en cuenta el conjunto de los elementos gráficos que conforman cada una de las marcas en conflicto se concluyen (sic) son (sic) dificultad que son muy diferentes entre sí”.

   d) Tercero Interesado

   La sociedad KARELIA TOBACCO COMPANY INC., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

   - “(…) la marca AMERICAN LEGEND no es idéntica, ni similar, a la marca AMERICAN GOLD previamente registrada por la sociedad demandante”.

   - “(…) la palabra AMERICAN se ha convertido en una expresión de uso común para los productos de la Clase 34, al estar contenida en varias marcas a nombre de diferentes titulares”.

   - “Desde el punto de vista conceptual, la marca de mi representada es la expresión ‘Leyenda Americana’. La marca de la sociedad demandante es ‘Oro Americano’. Claramente se aprecia que, aún compartiendo la idea de ‘americano/americana’, las marcas comparadas evocan conceptos totalmente diferentes, toda vez que en ambos casos el término común es apenas adjetivo calificativo, donde el concepto retenido por el consumidor es el sustantivo calificado”.

   - “El águila o ave que aparece en la parte superior es de tamaño insignificante en relación con los demás elementos del conjunto marcario. El consumidor necesita fijarse mucho, lo cual no es su proceder habitual, para recordar un elemento tan poco relevante dentro de una etiqueta. En cambio, en la marca AMERICAN LEGEND, el elemento gráfico predominante sí es el ave o águila”.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de noviembre de 2011.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud...