PROCESO 112-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 112-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 84 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

Marca: “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativa).

Expediente Interno No. 2005-00342.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve (19) días del mes de enero del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de treinta (30) de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

2. Actos demandados

   La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 09754 de 16 de abril de 1997, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - “TELECOM” es un signo distintivo, registrado como marca en las clases 9, 16, 35, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Es también un nombre comercial, en virtud del primer uso que de él se ha hecho y que data desde el año de 1946, fecha en que se creó TELECOM EN LIQUIDACIÓN. Es también enseña comercial con que TELECOM EN LIQUIDACIÓN ha identificado todos los establecimientos de comercio a través de los cuales prestó sus servicios desde la misma fecha de su creación hasta su supresión, y los sigue prestando COLOMBIA TELECOMUNICACIONES como nuevo gestor del servicio.

      - De acuerdo con lo ordenado por el Decreto 1616 de 2003, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, recibió el derecho de uso de todos los bienes, activos y derechos dentro de los cuales se encuentra los de propiedad industrial que pertenecían a TELECOM EN LIQUIDACIÓN. En tal virtud, TELECOM EN LIQUIDACIÓN celebró un contrato de licencia con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES a través del cual adquirió los derechos para el uso exclusivo de todos sus signos distintivos, entre ellos, de la marcas, el nombre comercial y la enseña comercial TELECOM.

      - El 6 de agosto de 1996, la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG. solicitó el registro del signo “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 7 de enero de 1997, se publicó el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 440. No se presentaron observaciones a la solicitud de registro.

      - El 16 de abril de 1997, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 09754, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “DEUTSCHE TELEKOM” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la marca DEUTSCHE TELEKOM carece de distintividad relativa respecto de la marca TELECOM, ya que reproduce un signo que por tener fuerza distintiva es apropiable, cual es la marca TELECOM registrada en Colombia a favor de TELECOM EN LIQUIDACIÓN, y usufructuada por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES”.

      - “(…) la adición de la expresión DEUTSCHE no tiene capacidad suficiente para producir en la mente del consumidor común una impresión diferenciadora suficiente, ya que su atención se concentrará en la marca que conoce, y en el mejor de los casos, hará suponer al consumidor que se trata de un cambio de nombre de la compañía, o de un servicio especial prestado por la empresa para comunicarse con los países americanos, de donde se concluye que el conflicto marcario se presenta entre las marcas TELEKOM vs. TELECOM”.

      - “TELECOM EN LIQUIDACIÓN adquirió el derecho sobre la marca TELECOM registrada en diferentes clases, el nombre comercial TELECOM, y sobre la enseña comercial TELECOM con que distingue todos sus establecimientos de comercio en todo el territorio nacional, (…)”.

      - “Teniendo en cuenta el uso constante, público y notorio que hizo TELECOM EN LIQUIDACIÓN del signo distintivo TELECOM, el uso del mismo signo, o de uno (sic) signo similar que cause riesgo de confusión o de asociación por parte de un tercero, constituye un aprovechamiento injusto del nombre de la empresa”.

      c) Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) efectuado el examen conjuntual de las marcas enfrentadas ‘DEUTSCHE TELEKOM’ y ‘TELECOM’, no arrojan confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientemente distintivos”.

      - “(…) la marca solicitada está estructurada por quince letras cuya composición es diferente respecto de la marca opositora, lo cual le da la suficiente distintividad, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora”.

      - “(…) la notoriedad debe ser probada por quien alega en la oportunidad de presentar observaciones, lo cual no hizo el demandante pues ni siquiera hubo oposición a la solicitud de registro de la marca ‘DEUTSCHE TELEKOM’ y menos aún se presentaron los recursos que eran procedentes dentro de la vía gubernativa cuando era oportuno hacerlo. Además, para objetar el registro de una marca con fundamento en la notoriedad de una marca previamente registrada debe existir similitud tal entre los signos en conflicto que, de coexistir en el mercado, generarían confusión en el público consumidor, de cuyo análisis se concluyó que entre las marcas en debate, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor en error (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad DEUTSCHE TELEKOM AG., tercero interesado en el proceso, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) si en definitiva lo que se pretende es decir que DEUTSCHE TELEKOM no puede coexistir con TELECOM en el mercado, esta premisa es incorrecta, si se tiene en cuenta que, primero, las expresiones tienen varios elementos diferenciadores entre si (sic). Segundo, la expresión TELECOM por si (sic) sola no es apropiable, porque se trata de un término genérico para hacer referencia a TELECOMUNICACIONES, de manera que es necesario que se presenten conjuntamente con otros elementos diferenciadores, como ocurre en nuestro caso”.

      - “El nombre TELECOM hace parte del nombre mismo de mi mandante (…) reconocido y amparado por la ley (…), y para evitar cualquier riesgo de confusión se ha adicionado la partícula ‘DEUTSCHE’ para hacer un solo signo ‘DEUTSCHE TELEKOM’, de manera que se oriente sobre el origen de la empresa de telecomunicaciones”.

      - “(…) es bien relativa la protección especial que se pretende obtener para oponer la expresión TELECOM a cualquier otro registro que la contenga o que contenga una expresión similar, y no se puede caer en el error de extender una protección más allá de la realidad, de manera que se conceda un privilegio monopólico sobre la expresión TELECOM (…)”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2011.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas.

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la...