PROCESO 118-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 118-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literales a), b) y h), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 190, 191, 192, 193, 200, 224, 225, 228 y 229, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-00389. Actor: BURLING LIMITED. Marca: BOSSINI (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandantes: BURLING LIMITED.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Terceras interesadas: ALCANTARA ASOCIADOS S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad BURLING LIMITED, solicitó el 23 de noviembre de 2001 el registro como marca del signo mixto BOSSINI, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 511 de 23 de diciembre de 2001, se presentaron oposiciones por parte de la sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A., con base en los siguientes signos distintivos:

         • Marca mixta BOSI, registrada en Colombia bajo el certificado No. 104667, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI, registrada en Colombia bajo el certificado No. 133665, para amparar productos de la clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca denominativa BOSI OROLOGI, registrada en Colombia bajo el certificado No. 225922 de 8 de febrero de 2010, para amparar productos de la clase 14 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI, registrada en Colombia bajo el certificado No. 2456990, para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI ORIGINALE, registrada en Colombia bajo el certificado No. 212040, para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI, solicitada en Colombia de manera prioritaria bajo el expediente No. 92371700, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI, solicitada en Colombia de manera prioritaria bajo el expediente No. 95016593, para amparar productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI BAMBINO, solicitada en Colombia de manera prioritaria bajo el expediente No. 94009949, para amparar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI, solicitada en Colombia de manera prioritaria bajo el expediente No. 94009950, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca denominativa BOSI BOTAS Y BOLSAS SIN IMITACIÓN, solicitada en Colombia de manera prioritaria bajo el expediente No. 94023602, para amparar productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI JEANS WEAR, solicitada en Colombia de manera prioritaria bajo el expediente No. 94023604, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Marca mixta BOSI JEANS WEAR, solicitada en Colombia de manera prioritaria bajo el expediente No. 94023603, para amparar productos de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

         • Nombre comercial mixto BOSI JEANS WEAR, depositado en Colombia bajo el certificado No. 08380.

         • Enseña comercial BOSI utilizada en Colombia desde hace más de 15 años.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 33643 de 25 de octubre de 2002, resolvió declarar fundada la oposición y negar el registro solicitado.

      4. La sociedad BURLING LIMITED, presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 06033 de 28 de febrero de 2003, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 07879 de 27 de marzo de 2003, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

      7. La sociedad BURLING LIMITED, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí en relación con los aspectos ortográfico, fonético y conceptual

      2. Sostiene, que los signos en conflicto son de fantasía y, en consecuencia, el signo solicitado es registrable como marca.

      3. Argumenta, que se debió utilizar el criterio del consumidor medio.

      4. Indica, que en otros casos similares la Superintendencia realizó un análisis diferente.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico, ortográfico, auditivo y conceptual

         • Sostiene, que los antecedentes a que se refiere la demandante son otras actuaciones administrativas que no tienen que ver con el presente caso.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A., contestó la demanda de la siguiente manera:

         • Argumenta, que además de las marcas registradas BOSI, tiene depositado el nombre comercial mixto BOSI desde el 24 de junio de 1994. Indica, que ha venido usando la enseña y el nombre comercial BOSI de manera ininterrumpida desde hace más de 15 años.

         • Sostiene, que los signos en conflicto son confundibles en relación con los aspectos fonéticos, gramaticales e ideológicos.

         • Arguye, que de permitirse el registro solicitado el público consumidor caería en error en cuando al origen empresarial.

         • Añade, que los productos de la clase 25 se encuentran relacionados con los productos de las clases 18, 3 y 28.

         • Manifiesta, que en los signos en conflicto el elemento predominante es el denominativo.

         • Dice, que de permitirse el registro del signo solicitado se estaría causando una dilución de la fuerza distintiva y del valor comercial de los productos que amparan las marcas BOSI.

         • Sostienen, que los signos en conflicto amparan los mismos productos y aquellos con conexión competitiva.

         • Afirma, que se debe proteger su nombre y enseña comerciales.

         • Asevera, que las marcas BOSI son notoriamente conocidas. La sociedad ALCANTARA ASOCIADOS S.A., tiene 55 modernas tiendas en el ámbito nacional, así como en diversos países. Además, exporta sus productos a otro grupo de países.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 136 y 154 de la Decisión 486.

   No se interpretará el artículo 154 ya que no es pertinente para resolver el caso particular. Se interpretarán las demás normas solicitadas, pero se circunscribirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), y la del artículo 136 a los literales a), b) y h).

   De oficio, el Tribunal interpretará los siguientes artículos: 190, 191, 192, 193, 200, 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales...