PROCESO 082-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 082-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 134 literal b) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y, de oficio, de los artículos 224, 225 y 228 de la citada normativa. Marca: (FIGURATIVA). Actor: PEPSICO INC. Expediente interno: 2006-00387.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 19 días del mes de enero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 09 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: PEPSICO INC.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: THE COCA-COLA COMPANY.

3. HECHOS RELEVANTES.

   De acuerdo al informe presentado por el Juez Consultante, se establecen los siguientes hechos:

   La sociedad PEPSICO INC., el 5 de noviembre de 2004, solicitó el registro del signo figurativo para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Luego de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 548, la sociedad THE COCA-COLA COMPANY presentó oposición contra la anterior solicitud de registro con base en sus marcas mixtas y figurativas en la Clase 32.

   La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al estudiar la solicitud, declaró infundada la demanda de oposición interpuesta; sin embargo, negó el registro solicitado mediante Resolución Nº 15445, de 29 de junio de 2005.

   Contra la anterior Resolución, PEPSICO INC. interpuso recurso de reposición y apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 25292, de 30 de septiembre de 2005, en el sentido de revocar la decisión anterior y conceder el registro del signo solicitado.

   A través de Resolución Nº 33592, de 16 de septiembre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, concedió el registro del signo solicitado y confirmó la decisión de declarar infundada la oposición presentada.”

   Fundamentos de la demandante.

   De acuerdo al informe del Juez Consultante, la demandante THE COCA-COLA COMPANY manifestó lo siguiente:

   Señaló que el signo mixto solicitado por PEPSICO INC., no cumple con el requisito de distintividad dispuesto en el artículo 134 de la Decisión 486, toda vez que sus elementos característicos dan lugar a confusión con otras marcas previamente registradas por THE COCA-COLA COMPANY.

   Indicó que los actos acusados violan los artículos 134 y 135 literal a) de la Decisión 486, porque en ellos se consideró como distintivo un signo que no cumple con los requisitos, en la medida en que imita un elemento esencial de varias marcas previamente registradas.

   Expuso que el signo solicitado, al carecer de distintividad, viola también la disposición contenida en el artículo 136 literal a) de la citada Decisión.

   Manifestó que el signo solicitado por la sociedad PEPSICO INC., transcribe parcialmente marcas previamente registradas por THE COCA-COLA COMPANY, particularmente la cinta dinámica, la cual es uno de sus elementos gráficos más distintivos, resultando así incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal h) de la Decisión.

   Alegó que el signo solicitado constituye una reproducción e imitación parcial de las marcas de THE COCA-COLA COMPANY, lo que genera en el comercio un riesgo de asociación entre las marcas e implica un aprovechamiento injusto del prestigio de THE COCA-COLA COMPANY.

   Fundamentos de la demandada.

   De acuerdo al informe del Juez Consultante, la demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio, contestó la demanda aduciendo en síntesis lo siguiente:

   Expresó que, de conformidad con las atribuciones legales conferidas por las normas nacionales y la Decisión 486, concedió el registro del signo denominativo para distinguir productos comprendidos en la clase 30, solicitada por la sociedad PEPSICO INC., a través de las Resoluciones 25292, de 30 de septiembre de 2005 y 33592, de 16 de diciembre de 2005, y declaró infundada la oposición presentada por la demandante por ajustarse a los requisitos legales establecidos en la normatividad marcaria vigente.

   Manifestó que efectuado el análisis sucesivo y comparativo de los signos en controversia, pudo concluir que los elementos gráficos figurativos que conforman los mismos, no presentaban semejanzas entre sí, y por ello su coexistencia no generaba riesgo de confusión en el aspecto visual y conceptual entre el consumidor.

   El tercero interesado, PEPSICO INC., de acuerdo al informe del Juez Consultante manifestó lo siguiente:

   “El argumento presentado por la demandante, en cuanto a un eventual riesgo de confusión entre una marca posterior y unas marcas prioritarias, no corresponde a la naturaleza y el sentido jurídico de las prohibiciones establecidas en el artículo 135 literales a) y b) y al requisito de distintividad del artículo 134 de la Decisión 486.

   Consideró que en los actos administrativos acusados, se demuestra que la demandada no violó el artículo 134 ni el 135 literales a) o b) de la Decisión 486.

   Indicó que el signo figurativo en la clase 30 de la sociedad PEPSICO INC., no viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, siempre que responde a un concepto original, único y distintivo que no presenta riesgo de confusión para el público consumidor, frente a las marcas previamente registradas por THE COCA-COLA COMPANY.

   Resaltó que no es cierto que el signo figurativo de su propiedad, contenga o reproduzca la “cinta ondeante o dinámica” de la marca de la sociedad THE COCA-COLA COMPANY, y mucho menos que pretenda apropiarse del “elemento gráfico distintivo” de la sociedad THE COCA-COLA COMPANY.”

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y h) y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En tal sentido, este Tribunal interpretará los solicitados artículos, limitándose en el caso del artículo 134 a su literal b) y en el caso del artículo 136 a sus literales a) y h).

   De oficio, este Tribunal interpretará los artículos 224, 225 y 228 de la citada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(…)

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

(…)

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

a) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los...