PROCESO 72-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 72-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Actor: FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.

Marca: “FACTORING EXPRESS” (denominativa).

Expediente Interno N° 2008-00077.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

2. Actos demandados

   La sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.

   - Resolución No. 27980 de 31 de agosto de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 32141 de 28 de septiembre de 2007, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 22 de noviembre de 2006, la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir “servicios de seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios” comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 29 de diciembre de 2006, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 571. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 29 de junio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 19618, por medio de la cual resolvió negar el registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), para distinguir servicios comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A.

      - El 30 de julio de 2007, la sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 31 de agosto de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 27980, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 28 de septiembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 32141, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 19618 de 29 de junio de 2007, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad FACTOR GROUP COLOMBIA S.A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La expresión FACTORING EXPRESS es lo suficientemente distintiva como para constituirse en marca, como quiera que cuenta con dos palabras, siendo la primera de éstas evocativa del nombre de la sociedad solicitante, lo que indudablemente otorgará al público consumidor una idea inequívoca del origen empresarial de los servicios identificados con la misma”.

      - “(…) la expresión EXPRESS no otorga a la marca negada de oficio por la Superintendencia (…) un concepto en especial que pueda describir de una u otra forma los servicios ubicados en la clase 36 internacional y sí por el contrario, otorga mayor fuerza distintiva a la expresión FACTORING, lo que indudablemente nos lleva a concluir sin temor a equívoco que en su conjunto la denominación FACTORING EXPRESS cuenta con la suficiente distintividad para poder constituirse en marca útil para identificar servicios contenidos en la clase 36 internacional de Niza”.

      - “(…) la expresión FACTORING EXPRESS, tras un superficial análisis de registrabilidad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, es negada por considerarse Descriptiva, cuando en realidad es un signo que en conjunto carece de significación alguna que pueda de manera alguna describir las cualidades o características de los servicios ubicados en la clase 36 internacional”.

      - “La Superintendencia (…) presume, equivocadamente, que con la marca negada a registro se pretenden identificar única y exclusivamente servicios administrativos relacionados con el contrato de preposición, omitiendo que la expresión FACTORING EXPRESS se solicitó en registro para identificar: ‘SERVICIOS DE SEGUROS, NEGOCIOS FINANCIEROS; NEGOCIOS MONETARIOS; NEGOCIOS INMOBILIARIOS’, de los cuales el contrato de preposición es apenas una de las diferentes formas contractuales a las que se puede acceder en la prestación de tales servicios (…)”.

      - “(…) a la sociedad FACTORING EXPRESS S.A., no le aplicaron las mismas consideraciones analíticas en el estudio de registrabilidad de su marca FACTORING EXPRESS, a pesar de que el estudio de registrabilidad análogos ya habían surtido su trámite, como se infiere del registro que de las marcas FACTORING DE LOS ANDES, FACTORING DE OCCIDENTE, FACTORINGLO, FACTORING MARKET, FAST FACTORING G COLTEFINANCIERA y FINAN FACTORING, lo cual nos permite afirmar, (…) que estamos frente a una manifiesta violación al principio fundamental de la igualdad por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el signo ‘FACTORING EXPRESS’ se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135 literal e) de la Decisión 486 (…), toda vez que consiste en un signo que carece de la suficiente distintividad para ser registrado como marca, puesto que indican de manera directa y exclusiva que se trata de servicios administrativos, financieros relacionados con el contrato de preposición o factoring de carácter expedito o de prestación rápida, es decir, que describe las características específicas de los servicios que pretende acaparar”.

      - “(…) en cuanto a la mención que hace la parte demandante de otros registros de marcas anteriormente otorgadas por la oficina nacional competente, resulta importante reiterar que los registros marcarios concedidos dentro de otras actuaciones administrativas fundamentadas en diferentes situaciones de hecho y de derecho, que no confieren el derecho al registro a otros signos”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “FACTORING EXPRESS” (denominativo), fue presentada el 22 de noviembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 150 (Examen de registrabilidad y debida motivación) de la...