PROCESO 79-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 79-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY.

Marca: “ZUCOSOS” (denominativa).

Expediente Interno N° 2003-00183.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   Demandante: la sociedad KELLOGG COMPANY.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS.

   Tercero Interesado: las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad KELLOGG COMPANY plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 3252 de 24 de febrero de 1998, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundadas las observaciones formuladas por las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

   - Resolución No. 28637 de 30 de agosto de 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 34803 de 29 de octubre de 2002, por medio de la cual la Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3252 de 24 de febrero de 1998.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos:

      - El 6 de junio de 1996, la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir “cereales para el desayuno”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 14 de agosto de 1996, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 435.

      - La sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “COCOSOS” (denominativa), registrada en la clase 30.

      - La sociedad KELLOGG COMPANY presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “ZUCARITAS” (denominativa), registrada en las clases 29 y 30.

      - El 24 de febrero de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 3252, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las observaciones formuladas por las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “ZUCOSOS” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

      - Las sociedades INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. y KELLOGG COMPANY interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 30 de agosto de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28637, por medio de la cual atendió los recursos de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 29 de octubre de 2002, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) expidió la Resolución No. 34803, por medio de la cual atendió los recursos de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 3252 de 24 de febrero de 1998, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      La sociedad KELLOGG COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) las marcas ZUCOSOS y ZUCARITAS son confundibles, y por lo mismo el signo ZUCOSOS carece de la capacidad distintiva e individualizadora frente al signo ZUCARITAS (…)”.

      - “(…) resulta evidente que en este caso existe riesgo de confusión marcaria, teniendo en cuenta el conjunto de los signos ZUCOSOS y ZUCARITAS. En efecto debido a las semejanzas entre los signos el consumidor podría pensar erróneamente que las dos marcas son el mismo signo, que ambas provienen del mismo origen o del mismo grupo empresarial. Tal es la semejanza entre los signos ZUCOSOS y ZUCARITAS que Societé des Produits Nestlé S.A. ha formulado varias oposiciones contra la solicitud de registro de la marca ZUCARITAS alegando la confundibilidad de los signos (…)”.

      - “Teniendo en cuenta que ambas marcas amparan los productos comprendidos en la Clase 30 internacional y que bajo las mismas se comercializan ‘cereales para el desayuno’ es indudable que éstos se destinan al mismo sector de los consumidores y utilizan los mismos canales de distribución, comercialización y mercadeo”.

      - “La marca ZUCOSOS no contiene elementos novedosos ni distintivos frente a la marca ZUCARITAS, por cuanto en la etiqueta únicamente aparece la expresión ZUCOSOS, siendo, por lo tanto el elemento denominativo el predominante en el conjunto marcario, teniendo como consecuencia que es sobre dicho término en el cual recae toda atención y recordación de los consumidores”.

      c) Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Entre las dos expresiones en conflicto ‘ZUCARITAS’ y ‘ZUCOSOS’ existen elementos gráficos, ortográficos y fonéticos bien diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcarios (sic) concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

      - “Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer la unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, tenemos que la marca solicitada está estructurada por siete letras cuya composición es diferente respecto de la de la (sic) marca opositora que consta de nueve letras, de lo cual se concluye que, desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura completamente distinta o diferenciadora”.

      - “No le asiste la razón a la sociedad actora en cuanto al análisis de confundibilidad y la presunta similitud que plantea en su escrito de demanda, respecto de las dos etiquetas, tanto de la marca solicitada y como de la marca previamente registrada, habida cuenta que la marca solicitada es una marca nominativa ‘ZUCOSOS’, cuyo análisis estudio (sic) de confundibilidad se centra en su unidad fonética y ortográfica”.

      - “(…) en cuanto a la referencia que hace la parte demandante de otras actuaciones administrativas cabe señalar que cada caso es independiente en el cual se analizan circunstancias especiales, lo que no compromete ni obliga a la oficina nacional competente a determinado pronunciamiento y verse afectado el poder discrecional de la administración”.

   4. Terceros interesados

      La sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) ZUCARITAS tiene significado propio y para un consumidor promedio es claro que le atribuirá a este signo el significado de pequeñas porciones de azúcar, mientras que ningún consumidor encontrará en el signo ZUCOSOS un significado propio”.

      - “(…) la raíz ‘ZUC’ que aparece en los signos comparados evoca azúcar y es derivado de la palabra castellana ZUCARINO (que tiene azúcar). Por tanto, el prefijo ZUC no es apropiable para distinguir productos de la clase 30 y puede ser usado en la formación de signos de diferentes titulares para distinguir productos de dicha clase 30”.

      - “(…) al no ser confundibles los signos ZUCARITAS y ZUCOSOS por su aspecto ortográfico, ni por el fonético ni tampoco por el aspecto conceptual y menos si tiene en cuenta que las marcas enfrentadas son ambas evocativas de azúcar a través de la raíz ‘ZUC’, éstas no son confundibles (…)”.

      - “Como el signo ZUCOSOS no es confundible con ZUCARITAS (…) y no es una expresión genérica ni descriptiva de ninguno de los productos de la clase 30, pues con la palabra ZUCOSOS no se define en castellano ningún producto específico, puesto que se trata de una palabra de fantasía, la marca ZUCOSOS, tiene capacidad distintiva: es capaz de individualizar o distinguir el producto que con ella se distingue de otras marcas para productos similares y es capaz también de distinguir el origen empresarial de los productos que ampara”.

      - “La administración de marcas de cada país es autónoma para determinar qué signo es registrable como marca y cuál no lo es. (…)”.

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del...