PROCESO No. 134-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 134-IP-2007

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal e) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, el literal d) del artículo 82 de la misma Decisión, solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Proceso Interno Nº 1949-2003. Marca: MAS LIGHT. Actor: MAG INSTRUMENT, INC.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 283-2007-SCS-CS, de 14 de agosto de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de agosto de 2007, mediante el cual la Sala Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal e) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 1949-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 26 días de septiembre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: MAG INSTRUMENT, INC.

   Demandados: Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI.

   Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú.

   M.A.S. TRADING CO. S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 16 de mayo de 1997, M.A.S. TRADING CO. S.A., solicitó el registro del signo “MAS LIGHT” para distinguir: “focos, fluorescentes, sockets o porta lámparas, braquetas y demás productos de la Clase 11” de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 16 de septiembre de 1997 MAG INSTRUMENT INC. (Estados Unidos de América), formuló observación manifestando ser titular de la marca MAG LITE en la clase 11. En dicha observación se argumenta la confundibilidad existente entre los signos sub litis, según el observante, “(…) puesto que están conformados por dos términos independientes, por similar número de letras, sus primeros y principales términos son casi Idénticos a nivel gráfico (MAG MAS) y sus segundos términos son de origen ingles, los cuales comparten tres de sus letras en la misma posición y tienen una pronunciación similar”.

   El 30 de septiembre de 1997, M.A.S. TRADING CO. S.A. contestó la observación formulada manifestando que “los signos en conflicto no son confundibles ya que están compuestos por términos diferentes, están conformados por un número distinto de letras (…) el término LITE no existe en el idioma ingles, por lo que carece de significado y en ese sentido no podría confundirse con su marca. Indicó que la marca registrada coexiste con otras marcas que contienen los términos MAS, LIGHT Y LITE”.

   Mediante Resolución Nº 15796-97-INDECOPI/OSD, de 14 de noviembre de 1997, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la observación y denegó el registro del signo solicitado.

   El 5 de diciembre de 1997, M.A.S. TRADING CO. S.A. interpuso recurso de reconsideración, el cual fue declarado improcedente mediante Resolución Nº 4735-1998/OSD-INDECOPI, de 28 de abril de 1998.

   El 14 de mayo de 1998, M.A.S. TRADING CO. S.A. interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos durante el procedimiento.

   El 27 de diciembre de 1999, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI emitió la Resolución Nº 1512-1999/TPI-INDECOPI, la que revoca las Resoluciones Nos. 4735-1998/OSD-INDECOPI y 15796-97-INDECOPI/OSD y, en consecuencia otorga el registro de la marca de producto solicitada.

   La parte actora acude ante la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, la que con fecha 28 de noviembre de 2002, declaró fundada la demanda contencioso administrativa interpuesta por MAG INSTRUMENT INC.

   El 6 de junio de 2003, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), presentó recurso de apelación para que se eleven los vistos ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, la cual mediante oficio Nº 283-2007-SCS-CS, de 14 de agosto de 2007, solicita al Tribunal la interpretación de la normativa comunitaria en litis, basando su pedido de conformidad al artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación de los artículos 81, 82 literal e), 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De oficio se interpretará el literal d) del articulo 82 de la misma Decisión.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Art. 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

   e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

   (…)

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

   Con base al concepto de marca que contiene el artículo 81 de la Decisión 344 el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por una o más letras, números, palabras, dibujos, colores u otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio.

   La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios así como el interés general de los consumidores o usuarios de dichos productos o servicios, garantizándoles el origen empresarial y la calidad de éstos, evitando el riesgo de confusión o error, tornando así transparente el mercado.

   De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

   La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

   Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros...