PROCESO 152-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 152-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación, de oficio, del artículo 83 literal e) y 84 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Actor: KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

Marca: “ROYAL” (mixta)

Expediente Interno N° 2002 00320 01.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 17 de octubre de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

   La parte demandada es: la Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: la sociedad VINZETA S.A.

2. Acto demandado

   La sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS, INC plantea que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones Administrativas: Nos. 4775 de 24 de febrero de 1997, 41886 de 17 de diciembre de 2001 y 6769 de 28 de febrero de 2002, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la observación presentada por la sociedad actora y concedió el registro del signo “ROYAL” (mixto), para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por VINZETA S.A.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 21 de septiembre de 1995, la sociedad VINZETA S.A. presentó solicitud de registro del signo “ROYAL” (mixto), para distinguir “café, té, cacao, sucedáneos del café, harinas, mostaza, vinagre, salsas y especies”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El 27 de octubre de 1995, se publicó el extracto de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 424.

3. El 27 de noviembre de 1995, la sociedad NABISCO, INC. presentó observaciones al registro solicitado. Se fundamentó en:

   1. La existencia previa de las marcas ROYAL No. 1284 en la clase 30, ROYAL en la clase 31, ROYAL solicitud de registro No. 207773 en la clase 29, ROYAL solicitud de registro No. 207769 en la clase 30, y ROYAL solicitud de registro No. 95.003.298 en la clase 32.

   2. La notoriedad de la marca ROYAL en Colombia para identificar productos de la clase 30.

4. El 24 de febrero de 1997, la División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 4775, declaró infundada la observación presentada por NABISCO, INC. al igual que la formulada por la sociedad SUCESORES DE JOSÉ JESÚS RESTREPO & CÍA. S.A. y concedió el registro del signo solicitado.

5. La sociedad NABISCO, INC. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 4775.

6. El 17 de diciembre de 2001, la División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 41886, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución 4775.

7. El 28 de febrero de 2002, la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 6769, al resolver el recurso de apelación, resolvió, asimismo, confirmar la decisión inicial.

8. Los días 15 y 16 de agosto de 2002, la sociedad NABISCO, INC. traspasó sus marcas ROYAL y derivadas a favor de la sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda y en la corrección de la demanda

      La sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., a través de apoderada, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Afirma que “La marca solicitada ROYAL (MIXTA) presenta semejanzas con la marca registrada con anterioridad ROYAL No. 1284, en la clase 30, desde los puntos de vista gráfico, fonético y visual, que sin duda alguna inducirán al consumidor en error”.

      Observa que no ha habido coexistencia pacífica entre las marcas en conflicto, y que los escritos de observación presentados por VINZETA S.A. contra las solicitudes de registro del signo ROYAL y derivados presentados por la actora, en otras solicitudes de registro, demuestran que éstas no pueden coexistir pacíficamente en el mercado y que existe un riesgo de confusión que se le puede crear al consumidor.

      Señala que los productos que pretende distinguir la sociedad VINZETA S.A. son “productos que cumplen una función complementaria, pues el polvo de hornear es complementario de la harina, los extractos para condimentar son complementarios de las salsas y especies y vinagre”. Y que el público consumidor pensará “que los productos ROYAL (MIXTA) son los mismos productos ROYAL y que forman parte de una línea de productos de mi Representada, y los adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella”.

      Asimismo, indica que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta “el carácter de notoriedad de la marca de mi representada ROYAL para distinguir productos comprendidos en las Clases 29 y 30”, y que “de llegar a concederse el registro de la marca ROYAL (MIXTA) en la Clase 30, a nombre de la sociedad VINZETA S.A., se vulneraría la protección especial de la cual goza mi representada, en virtud de la notoriedad de la marca ROYAL, al dejar que terceros se aprovechen del reconocimiento y la trayectoria de los productos ROYAL (…)”.

      c) Contestaciones a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen”.

      Expresa que “no le asiste la razón a la parte demandante habida cuenta que las marcas confrontadas ‘ROYAL’ clase 30, certificado 1284 con vigencia hasta el 18 de diciembre de 20011 (sic) de febrero de 20012 (sic) cuyo (sic) es ahora la parte demandante y la marca ‘ROYAL’, clase 30 certificado 8445 con vigencia hasta el 21 de febrero de 20012 (sic) registrada a favor de Vinzeta S.A., si bien comparten similitudes, debe tenerse en cuenta que, han coexistido pacíficamente dentro del mercado por muchos años, sin que hayan generado confusión dentro del público consumidor, en cuanto a la procedencia empresarial de los productos identificados con una y otra marca; en consecuencia la nueva marca ‘ROYAL’ (mixta) solicitada por Vicenza (sic) S.A., no genera confusión en el público consumidor, pues éste ya ha identificado cada marca y su empresario titular, máxime si se tiene en cuenta que la nueva marca contiene elementos accesorios o adicionales que la ayudan a diferenciarse de la marca fundamento de la observación”.

      Afirma que la notoriedad alegada por la actora no fue probada dentro del proceso administrativo y que, en todo caso, “no obstaculiza el registro de la marca ‘ROYAL’ (mixta) a favor de Vicenza (sic) S.A., dado que han coexistido pacíficamente en el mercado sin conllevar al público consumidor a error”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad VINZETA S.A., considerada como tercero interesado, dio contestación a la demanda.

      Afirma que es titular de la marca ROYAL, cuyo registro fue concedido bajo la vigencia de la ley 31 de 1925, el 22 de febrero de 1932.

      Manifiesta que “en términos generales, las marcas han coexistido en el mercado y no han generado confusión porque versan, o deberían versar sobre productos distintos, así sean de la misma clase legal”.

      Sobre la notoriedad alegada por la sociedad actora, observa que “en caso improbable de que la marca invocada por NABISCO, INC., hubiere sido notoria, no afectaría los derechos adquiridos de mi poderdante ni la coexistencia en el mercado, siempre y cuando ambas partes respeten el derecho ajeno, del cual, mi poderdante es respetuoso”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 17 de octubre de 2007.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “ROYAL” (mixto), fue presentada el 21 de septiembre de 1995, en...