PROCESO 166-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 166-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 8378-LE. Actor: Sociedad TELECOMUNICACIONES MOVILNET C. A. Marca mixta: “MOVILPAY CON GRÁFICO DE COLORES”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 26 de octubre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL – IEPI.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   Terceras interesadas: Sociedades BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES S. A.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. Las sociedades BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. y TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES S.A., solicitaron el 8 de agosto de 2000 el registro del signo mixto MOVILPAY CON GRÁFICO A COLORES[1] para amparar productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 106440-2000. La representación gráfica del signo es la siguiente:

   2. La sociedad TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A., presentó observación al registro del signo mixto MOVILPAY CON GRÁFICO DE COLORES con base en lo siguiente:

      1. Solicitud en Ecuador del signo mixto MOVILNET & DISEÑO, para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. Solicitud tramitada bajo el expediente N° 105251. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Marca mixta MOVILNET & DISEÑO, registrada en Venezuela para amparar servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 978466, de 13 de febrero de 2001, rechazó la oposición presentada y concedió el registro del signo mixto MOVILPAY CON GRÁFICO A COLORES.

   4. La sociedad TELECOMUNICACIONES MOVILNET C. A., el 19 de junio de 2001 interpuso ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: 135 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, se interpretará, de oficio, los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se presentó la solicitud para registro del signo mixto MOVILPAY CON GRÁFICO A COLORES.

   Asimismo se interpretará, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión de la Acuerdo de Cartagena, y el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión

.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

2. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

3. Comparación entre marcas mixtas.

4. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios.

5. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. La marca notoria en un País diferente al que se solicita la protección.

6. Conexión competitiva.

7. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo MOVILPAY CON GRÁFICO A COLORES se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

   Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

   El Tribunal ha manifestado al respecto:

   Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de...