PROCESO 183-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 183-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ACNIL. Actor: sociedad GALDERMA S.A. Proceso interno Nº 2006-0214.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, relativa a los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2006-0214;

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad GALDERMA S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad ENERGÍA Y VIDA DE COLOMBIA S.A.

2. Hechos

   El 16 de junio de 2004, la sociedad ENERGÍA Y VIDA DE COLOMBIA S.A., presentó solicitud de registro como marca del signo ACNIL para distinguir productos de la Clase 5. El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 542, de 30 de julio de 2004, la sociedad GALDERMA S.A. presentó oposición, sobre la base de sus marcas IONIL-T y RETACNYL registradas para productos de la Clase 5.

   Por Resolución Nº 32555, de 28 de diciembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo ACNIL. Contra dicha Resolución la sociedad GALDERMA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   Por Resolución Nº 21107, de 29 de agosto de 2005, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación, el cual, fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien, por Resolución Nº 31278, de 25 de noviembre de 2005, confirmó, también, la Resolución Nº 32555.

   Contra esta Resolución, la sociedad GALDERMA S.A. presentó demanda contencioso administrativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda presentada por la Sociedad PROCAPS S.A.

   La actora manifiesta que los actos administrativos han violado los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   Sobre la violación del artículo 136 literal a) dice “Afirmamos que las marcas son confundibles (…)”. Sobre la base de las reglas para efectuar el cotejo marcario manifiesta que “la marca ACNIL solicitada genera una impresión totalmente similar a la que produce la marca IONIL-T y RETACNYL, máxime si tenemos en cuenta la expresión ACNIL se encuentra totalmente comprendida dentro de la marca registrada RETACNYL (…)”, y que la Superintendencia hizo un fraccionamiento de cada uno de los signos. Dice que los signos en conflicto “son visual, ortográfica y fonéticamente confundibles (…)” lo que haría que además exista un riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos.

   Sostiene que “son más las semejanzas que las diferencias existentes entre los signos y éstas últimas no le otorgan a ACNIL la distintividad necesaria para que los consumidores puedan distinguirla clara e inequívocamente de IONIL-T y RETACNYL (…)”. Manifiesta que “Si el examen de registrabilidad de ACNIL se hubiera realizado correctamente la conclusión habría sido el rechazo del signo solicitado, puesto que en un examen sucesivo resulta prácticamente imposible percibir y recordar las diferencias entre los signos IONIL-T, RETACNYL y ACNIL”.

   Sobre la violación de los artículos 134 y 135 literal b), argumenta que “ACNIL es perceptible y susceptible de representación, sin embargo carece de la aptitud distintiva requerida para ser registrada como marca (…) las...