PROCESO 140-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 140-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b), y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio de los artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 9568 - EG. Actor: Sociedad BRINKER INTERNATIONAL, INC. Marca mixta: “CHILI’S MARGARITA BAR”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de octubre de 2007.

I. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes.

Demandante: Sociedad BRINKER INTERNATIONAL, INC.

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO – REPÚBLICA DEL ECUADOR

Tercero interesado: Sociedad COMPAÑÍA IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES

B. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad BRINKER INTERNATIONAL, INC., solicitó el 1 de febrero de 2001 el registro del signo mixto CHILI’S MARGARITA BAR para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 111030-01.

2. La sociedad COMPAÑÍA IDA DISTRIBUIDORA DE LOS ANDES, presentó oposición al registro del signo mixto CHILI’S MARGARITA BAR con base en las siguientes marcas:

   ▪ Marca denominativa CHILI’S, registrada en Ecuador bajo el número 049-94-92 para amparar servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

   ▪ Marca denominativa CHILI’S, registrada en Ecuador bajo el número 2498-91 para amparar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 979864, de 2 de abril de 2002, aceptó la oposición presentada y denegó el registro del signo mixto CHILI’S MARGARITA BAR.

4. La sociedad BRINKER INTERNATIONAL, INC., el 30 de agosto de 2002 interpuso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   II. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

   III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   No obstante lo anterior, no se hará una interpretación total de las normas solicitadas. En efecto se interpretará lo siguiente: artículo 134, 135 literal b), y 136 literales a) y h).

   De oficio se interpretarán los siguientes artículos: 224, 225, 228 y 229, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores

.

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido

.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro

.

(…)

Artículo 228

Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero

.

Artículo 229

No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero

.

(…)

VI. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta.

3. Las marcas derivadas.

4. La marca notoriamente conocida solicitada para registro

5. Conexión competitiva.

6. Autonomía de la Oficina de Registro Marcario en relación con anteriores Decisiones proferidas.

1. Requisitos para el registro de las marcas. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

   En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo mixto CHILI’S MARGARITA BAR, ya que se afirma que es semejante a las marcas denominativas CHILI’S. Por tal motivo es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

   Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que...