PROCESO 136-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 136-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 primer párrafo y literal f), 135 literal c), y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 1543-2006. Actor: Sociedad Ven Peruana S.A.C. Marca tridimensional: FIGURA DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de octubre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad VENUS PERUANA S.A.C.

   Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

   PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO E INTEGRACIÓN.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad VENUS PERUANA S.A.C., el 5 de julio de 2001 solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro como marca del signo figurativo consistente en LA FIGURA DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS CARACTERÍSTICAS. El trámite se surtió bajo el expediente N° 130980-2001. Cuya representación gráfica del signo es:

   2. Mediante Resolución N° 13789-2001/OSD-INDECOPI, de 30 de noviembre de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denegó el registro del signo solicitado, argumentando que carecía del requisito de distintividad.

   3. La sociedad VENUS PERUANA S.A.C., el 26 de diciembre de 2001 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   4. Mediante Resolución N° 171-2002/TPI-INDECOPI,de 22 de febrero de 2002, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución recurrida.

   5. La sociedad VENUS PERUANA S.A.C., ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   6. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 20 de enero de 2006, declaró fundada la demanda interpuesta y, en consecuencia la nulidad de la Resolución N° 13789-2001/OSD-INDECOPI,de 30 de noviembre de 2001.

   7. El INDECOPI interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   La norma cuya interpretación se solicita y que será objeto de interpretación es el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   De oficio se interpretarán los artículos 134 primer párrafo y literal f), 135 literal c), y 150 de la mencionada Decisión.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(…)

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

.

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas.

2. Clases de marcas.

3. Registrabilidad de las marcas tridimensionales.

4. Irregistrabilidad por constituir el signo una forma usual de los productos o de sus envases o una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio.

5. Examen de registrabilidad que debe realizar la Oficina Nacional Competente.

6. Principio de independencia en relación con el estudio de registrabilidad que hacen las Oficinas de Registro Marcario.

1. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el proceso interno se discute la registrabilidad como marca “LA FIGURA DE UN PERFIL DE UNA ZAPATILLA DE LONA, DEBAJO DE UNA PLANTA DE CALZADO CON DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS CARACTERÍSTICAS”. Por tal motivo es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas.

   Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines

   .[1]

   El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

   La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

   (…)

   La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).

   (…)

   La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).

   (…)

   La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)

   .2

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

   . (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 7 de marzo de 1997, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

   Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

   Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos

   . (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).

   Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de la siguiente forma:

   (…) función de identificación: (…) la verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio, de otros. Si bien el saber quién es el fabricante del producto será para muchos un factor esencial para efectuar su elección, este dato lo encontrará fuera de la marca que distingue el producto. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una...