PROCESO 165-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 165-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: TIGLOGREL. Actor: sociedad SANOFI-SYNTHELABO. Proceso interno Nº 9017-LE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta doctora Raquel Lobato de Sancho, relativa a los artículos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 9017-LE;

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad SANOFI-SYNTHELABO. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado: sociedad HEALTHCO LIMITED.

2. Hechos relevantes

   El 20 de junio de 2000, la sociedad HEALTHCO LIMITED, solicitó el registro como marca del signo TICLOGREL para distinguir productos de la Clase 5; la solicitud del registro fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 427, correspondiente al mes de agosto de 2000. La sociedad sanofi-synthelabo presentó observación al registro solicitado manifestando que “CLOPIDOGREL y TICLIPIDINE son DCI, denominaciones comunes internacionales para las substancias farmacéuticas adoptadas como tales por la Organización Mundial de la Salud para designar productos farmacéuticos destinados a proteger preparaciones farmacéuticas, clase internacional 5 (…)”. La sociedad LABORATORIOS ROWE C. por A., también, presenta observación sobre la base de su marca TOGREL, registrada para distinguir productos de la clase 5.

   Por Resolución Nº 979260, de 19 de septiembre de 2001, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resuelve “rechazar las dos oposiciones propuestas; y aceptar el registro de la marca TICLOGREL para la clase internacional 5, especialmente para productos farmacéuticos solicitados por HEALTHCO LIMITED, y disponer la expedición del título correspondiente (…)”.

   Contra esta Resolución la sociedad sanofi-synthelabo presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La sociedad sanofi-synthelabo, como se tiene dicho en los hechos, manifiesta que “CLOPIDOGREL y TICLIPIDINE son una DCI, es decir DENOMINACIONES COMUNES INTERNACIONALES PARA LAS SUBSTANCIAS FARMACÉUTICAS adoptadas como tales por la Organización Mundial de la Salud O.M.S. para designar productos farmacéuticos destinados. Por tanto, NO PUEDEN SER SUJETOS DE APROPIACIÓN INDIVIDUAL”, dice que ambos productos “tienen propiedades inhibitorias para plaquetas y están utilizadas como agentes antitrombóticos, pero no reúnen exactamente las mismas características y eficacia (…) son por tanto TERMINOS (sic) GENRICOS (sic) utilizados para designar A NIVEL MUNDIAL determinados productos farmacéuticos, no siendo susceptibles, por ello, de apropiación privada (…)”.

   Sostiene también que entre las mencionadas marcas y el signo que se pretende registrar “existe una casi identidad, a nivel fonético, ortográfico, visual e ideológico (…). La marca TICLOGREL (…) resulta ser una combinación de los términos genéricos: TICLOPIDINE y CLOPIDOGREL”. Argumenta también que el signo que se pretende registrar “no cumple los requisitos necesarios para que sea concedido su registro (…) no es suficientemente distintivo para proteger productos de la clase internacional No. 5 (…) la denominación del producto TICLOGREL podría conducir al médico a confusión respecto del principio activo utilizado en el producto (…)”.

   Finalmente sostiene que “la Resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial (…) no es conforme a los hechos, ni al derecho”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos de la demanda (…). b.- Ratifico la resolución Nº 979260 (…) por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias y la legislación nacional vigente (…). c.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda diciendo “a.- Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda (…). b.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor (…)”. Manifiesta que realizado el cotejo los signos en conflicto “no son similares aquellas DCI tal como afirma el opositor (…) no ocasionará confusión en el público consumidor y no afecta a la denominación común”.

   Respecto a la segunda observación dice que los signos en pugna “no son similares gráfica visual y fonéticamente por lo que no ocasionará confusión en el público consumidor (…)”. Y que el signo solicitado “cumple con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486 (…)”.

   El Procurador General del Estado, no dio contestación a la demanda.

   La sociedad HEALTHCO LIMITED, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo: “Niego los fundamentos de hecho y derecho (…)”, manifiesta que “no existe identidad entre las marcas en conflicto, debido a que gozan de elementos que las hacen claramente distinguibles en el mercado (…). Respecto a la identidad fonética, visual e ideológica, las denominaciones en conflicto no poseen ninguna identidad, a esto se le debe agregar que no todas las letras son las mismas y que tampoco ocupan el mismo orden lo cual las hace distintivas y se pronuncian de manera totalmente diferente (…) en el campo visual tampoco existe riesgo de confusión, ya que poseen diferente número de sílabas (…)”. Cita Resoluciones del INDECOPI.

   Finalmente sostiene: “en vista de que la denominación no viola ninguno de los artículos 135 letra f) y 136 letra a) de la Decisión 486 (…) cumple con las exigencias del Art. 134 de la Decisión 486 (…) siendo por tanto plenamente regsitrable (sic) por reunir los requisitos de fondo y forma que le otorgan plena validez (…)”.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 134, 135 literal f) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo TICLOGREL fue el 20 de junio de 2000, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado por el consultante y, de acuerdo a lo facultado por el artículo 34 del Tratado de Creación...