PROCESO 128-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 128-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 155 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, República de Colombia.

Interpretación, de oficio, de los artículos 134, 136 literal h), 154, 155 literal d), 156, 224, 226, 231, 241 y 243 de la misma Decisión.

Actor: THE COCA-COLA COMPANY

Caso: “Infracción a derechos marcarios por utilización de un signo similar”

Expediente Interno Nº 20060484.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, República de Colombia, por intermedio de su Secretaria, doctora María Margarita Ramírez Ramírez.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 2 de octubre de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: THE COCA-COLA COMPANY.

   La parte demandada es: la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

2. Actos demandados

   THE COCA-COLA COMPANY demanda a la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. “por infracción de derechos marcarios”.

3. Hechos relevantes

   1. Los hechos

      Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

      - “La notoriamente conocida Botella Contour de COCA-COLA fue diseñada en los Estados Unidos en el año 1915, para servir de envase a la bebida gaseosa identificada con la marca ‘COCA COLA’”.

      - “La Botella Contour de COCA-COLA se encuentra registrada como marca en 178 países a nivel mundial”.

      - “En nuestro país, la marca notoria consistente en la Botella Contour de COCA-COLA se encuentra registrada como marca bajo el certificado número 210.573, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, vigente hasta el 24 de julio de 2008”.

      - “La Botella Contour (…) fue creada en el año de 1915 y a partir de entonces, su diseño ha evolucionado, pero manteniendo siempre sus rasgos característicos esenciales y distintivos, que le permiten ser la botella de bebidas con mayor reconocimiento en el mundo”.

      - “La sociedad demandada, GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. cambió su diseño de botella, pasando, repentinamente, de la botella tradicional de POSTOBÓN (…) la cual imita o reproduce rasgos esenciales de la Botella Contour de COCA-COLA, con el propósito de ir gradualmente pareciéndose cada vez más a ésta y diluyendo la distintividad de la marca registrada, notoriamente conocida, Botella Contour de Coca-Cola”.

      - “A finales del año 2004, la compañía GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. lanzó al mercado una nueva botella para las gaseosas POSTOBÓN”, “el 9 de febrero de 2005 GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. solicitó el registro de la marca figurativa”, “el 12 de octubre de 2005, THE COCA-COLA COMPANY presentó oposición a la solicitud, sin que hasta la fecha la Superintendencia de Industria y Comercio se haya pronunciado al respecto”.

      - “El diseño de la ‘nueva’ botella de POSTOBÓN imita, es similar y reproduce características esenciales de la marca (…) Botella CONTOUR de COCA-COLA (…) generándose así la posibilidad de inducir a error al consumidor respecto de las botellas como tal y respecto de la procedencia empresarial de los productos por estas amparados”.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      La sociedad THE COCA-COLA COMPANY constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, presenta demanda por “infracción de derechos marcarios” contra la sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A.

      Manifiesta, en lo principal, que “Las similitudes y la coincidencia en los elementos esenciales existentes entre la Botella Contour de COCA-COLA y la ‘nueva’ botella POSTOBÓN son tan evidentes que es fácil concluir que las mismas son deliberadas. De ahí que pueda inferirse que, siendo la Botella Contour de COCA-COLA un signo distintivo notoriamente conocido, GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A. incurre en un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca Botella Contour de COCA-COLA, generándole a mi poderdante un daño comercial injusto por razón de una dilución de su fuerza distintiva, como lo demuestra la Encuesta de Mercado ‘DILUCIÓN DE MARCA’ hecha por la Firma Llanas en Octubre de 2005”.

      Añade que “De igual forma, las similitudes y coincidencias entre los elementos esenciales, existentes entre la Botella Contour de COCA-COLA y la ‘nueva’ botella POSTOBÓN pueden causar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación de la ‘nueva’ botella POSTOBÓN con los productos de mi poderdante”.

   3. Contestación a la demanda

      La sociedad GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., dio contestación a la demanda rechazando todas las pretensiones emitidas “Por cuanto (…) no ha cometido ningún acto de infracción marcaria tipificado en el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 (…), pues mi representada nunca ha utilizado para envasar las bebidas gaseosas marca POSTOBÓN una botella similar a la marca tridimensional, Botella Contour (…) propiedad de THE COCA-COLA COMPANY”; y, por lo tanto, “no ha causado ningún detrimento a THE COCA-COLA COMPANY, ni mucho menos un daño económico o comercial injusto en razón de una DILUCIÓN DE LA FUERZA DISTINTIVA O DEL VALOR COMERCIAL O PUBLICITARIO DE LA MARCA de la demandante”.

      Indica que “los signos distintivos que mi representada utiliza para identificar las bebidas gaseosas marca POSTOBÓN son el resultado de procesos serios y concienzudos de mercadeo y de diseño y como resultado de ello, las prestaciones mercantiles de GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., cuentan con una identidad propia, ajena en todos los aspectos a la que tienen otros participantes del mercado”.

      Afirma que “la presente acción es un intento de la demandante por apoderarse de la exclusividad de formas usuales de los envases que están en el dominio público, restringiendo así el derecho a la sana y leal competencia”.

      Expresa que “No es cierto que en la botella de las bebidas gaseosas marca POSTOBÓN aparezca ningún rasgo esencial de la Botella CONTOUR, pues la botella NO INCLUYE LAS ESTRÍAS que son el elemento distintivo de la marca de la demandante y además resulta que el adelgazamiento (pinch), cintura o ‘grip’, en la parte inferior de las botellas es un elemento técnicamente necesario para mejorar el AGARRE DEL ENVASE por la mano del consumidor”.

      Alega, finalmente, que la marca POSTOBÓN es también notoriamente conocida.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 2 de octubre de 2007.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Medellín, República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial del literal e) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que es procedente la interpretación solicitada, correspondiente a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que los actos denunciados por la sociedad actora ocurrieron en vigencia de la mencionada Decisión.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, los artículos 134, 136 literal h), 154, 155 literal d), 156, 224, 226, 231, 238, 241 y 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro;

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   (…)

   h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

   Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por...