PROCESO 149-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 149-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 138 literal b), 143 párrafos primero y tercero, 231 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; e interpretación, de oficio, de los artículos 134 literal f), 135 literal c), 154, 155, 258, 259, 267 y 268 de la misma Decisión; sobre la base de lo solicitado por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Actor: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Caso: Competencia Desleal. Proceso Interno Nº 04-13661. Trámite: 304.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Jefe del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, relativa a los artículos 138 literal b), 143 párrafos primero y tercero, 231 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 04-13661, trámite: 304.

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso

   Demandante: sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. Demandadas: sociedades PFIZER PRODUCTS INC. y PFIZER S.A.

2. Hechos

   El 30 de julio de 1999, la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. presentó solicitud de registro como marca del signo “figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados” para distinguir productos de la Clase 5. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 483. Por Resolución Nº 6580, de 30 de marzo de 2000, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero, fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 12893, de 16 de junio de 2000, confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 7776, de 28 de febrero de 2001, también confirmó la Resolución Nº 6580.

   Posteriormente, el 4 de octubre de 2001, PFIZER PRODUCTS INC. presentó, nuevamente, solicitud para el registro del mismo signo. El extracto de esta nueva solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 510, de 27 de noviembre de 2001. Por Resolución Nº 12170, de 26 de abril de 2002, la División de signos Distintivos, concedió el registro del signo solicitado, sin embargo, PFIZER PRODUCTS INC., 30 de septiembre de 2003, solicitó la revocatoria parcial ”del acto administrativo de concesión de la marca figurativa mencionada, con el fin de que se anotara la reivindicación de color tal como, según sus palabras, aparecía en la solicitud de registro, pasando por alto que la solicitud de una marca no puede ser concedida en términos diferentes a aquellos que fue publicada a fin de no vulnerar derechos de terceros”.

   Indica la consultante, que en este momento, la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A. “ya había puesto en el mercado sus productos ERILÍN y SILDENAFIL MK, con la misma presentación (empaque, color y forma) que poseen en la actualidad”. Lo que ameritó una reclamación por parte de PFIZER PRODUCTS INC. contra TECNOQUÍMICAS S.A.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora manifiesta que los actos de competencia desleal consisten “en las maniobras de la demandada tendientes a eliminar la competencia que le significa mi representada en el área de productos farmacéuticos para la disfunción eréctil (…) ha pretendido que mi representada retire sus productos del mercado, amparándose en derechos inexistentes (…)”. Afirma, que cuenta con legitimación activa y pasiva para participar en el proceso.

   Sostiene que se cumplen todos los presupuestos legales de la Ley de Competencia Desleal y se refiere a los actos de competencia desleal dentro de esta normativa interna.

   Se observa, que en ninguna parte de la demanda se hace referencia a normas de derecho comunitario.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   Las sociedades PFIZER PRODUCTS INC. y PFIZER S.A., contestaron a la demanda argumentando la inexistencia del acto de competencia desleal y respondiendo los argumentos de la demanda.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 138 literal b), 143 párrafos primero y tercero, 231 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, si bien, como se tiene dicho, ni la demandante ni la demandada, en sus respectivos escritos, hacen mención a normas comunitarias violadas, sin embargo la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia solicita la interpretación concreta de normas de la Decisión 486, por lo tanto, el Tribunal considera que procede la interpretación solicitada, toda vez que, por la fecha de presentación de la nueva solicitud de registro que se efectuó el 4 de octubre de 2001, como por la fecha de presentación de la demanda de competencia desleal resulta aplicable dicha Decisión, en consecuencia, se interpretarán los artículos 138 literal b), 143 párrafos primero y tercero, 231 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 134 literal f), 135 literal c), 154, 155, 258, 259, 267 y 268 de la misma Decisión.

   Que, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   (…)

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

   (…)

   Artículo 138.- La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

   (…)

   b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;

   (…)

   Artículo 143.- El solicitante de un registro de marca podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. Del mismo modo podrá pedir la corrección de cualquier error material.

   (…)

   En ningún caso la modificación podrá implicar el cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliación de los productos o servicios señalados inicialmente en la solicitud.

   (…)

   Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

   Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

   a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

   b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

   c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

   d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

   e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto...