PROCESO 129-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 129-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Patente de invención para “POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N – METIL – N - ((2 – ISOPROPIL – 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL) AMINO) -1, 6 – DIFENIL – 3 – HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN”. Actor: sociedad ABBOTT LABORATORIES. Proceso interno Nº 2005-0078.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado Doctora Martha Sofía Sanz Tobón, relativa a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2005-0078;

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: Sociedad ABBOTT LABORATORIES. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

2. Hechos

El 16 de julio de 1999, la sociedad ABBOTT LABORATORIES, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitud de patente de invención “POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N – METIL – N - ((2 – ISOPROPIL – 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL) AMINO) -1, 6 – DIFENIL – 3 – HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN”.

De acuerdo a la consultante, el 21 de octubre de 1999, se notificó a la sociedad ABBOTT LABORATORIES, el auto Nº 2411, en el que se le solicita que: “i) adjuntara copia debidamente legalizada de la primera solicitud de patente respecto de la cual se reclamaba prioridad, junto con su traducción oficial, ii) especificara dentro del título el tipo de compuestos químicos inventados, iii) hiciera dependiente la reivindicación 5 de las anteriores (sic), iv) explicara el significado del término ‘antisolvente’, v) presentara arte final de la figura característica de la invención y vi) definiera dentro del capítulo reivindicatorio las formas I y II de ritonavir allí mencionadas”. La solicitante, después de pedir una prórroga respondió al auto mencionado.

En la demanda, la actora, indica que el 12 de octubre de 1999, acompañó copias auténticas de las solicitudes de patente estadounidenses números “09/119,345 de fecha 20 de Julio de 1999 y 09/326.093 de fecha 4 de Julio de 1999 respecto de las cuales se reivindicaba prioridad (…)”.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 509, de 30 de octubre de 2001, al cual no se presentaron oposiciones. El 6 de diciembre de 2001, se solicitó a la Superintendencia realizar el examen de patentabilidad.

Por Resolución Nº 9334, de 30 de abril de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio (e) decidió “Negar el privilegio de invención a la creación denominada ‘POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N – METIL – N - ((2 – ISOPROPIL – 4 - TIAZOLIL) METOXICARBONIL) AMINO) -1, 6 – DIFENIL – 3 – HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN)’ (…)”. Contra dicha Resolución la sociedad ABBOTT LABORATORIES presentó recurso de reposición, que fue resuelto por el mismo Superintendente de Industria y Comercio (e) quién por Resolución 24266, de 29 de septiembre de 2004, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada y declaró agotada la vía gubernativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La demandante alega como violados los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, “vigentes al momento de dictarse las resoluciones cuya nulidad se solicita”. Dice que la invención “sí cumple con los requisitos de patentabilidad, ya que es novedoso, tiene nivel inventivo y aplicación industrial” y que sí existe nivel inventivo “sobre las enseñanzas de los documentos citados como anterioridad (…) ya que el hecho de obtener una novedosa forma cristalina de ritonavir, así como el procedimiento para llegar a tal fin, no se deriva de manera evidente del estado de la técnica”. Indica que el objeto de la invención es “proporcionar una nueva forma cristalina de ritonavir designada como Forma II (reivindicaciones 1 a 4) y el proceso para su obtención (reivindicaciones 5 a 10), que corresponden a una novedosa estructura tridimensional más estable, lograda mediante un proceso químico sintético, -no natural- también novedosos, en donde tanto la nueva forma cristalina como el proceso para su obtención presentan propiedades diferentes y ventajas frente a la Forma I cristalina de ritonavir y su correspondiente proceso de preparación (…)” y que “no solo resulta sorprendente la obtención de una nueva forma cristalina de ritonavir, eso es la Forma II, sino que además es un gran avance el hecho de que esta nueva estructura corresponda a la configuración más estable (…)”.

A continuación, la actora, rebate los argumentos de la Superintendencia emitidos en las Resoluciones impugnadas. Manifiesta que “es claro que tanto la forma cristalina II de ritonavir como su proceso de obtención no se pueden derivar en forma evidente del estado de la técnica (no es posible para el técnico medio predecirlos) y por ende, son inventivos (…)”. Argumenta también que “la invención denegada no corresponde a un descubrimiento tal como debe ser entendido a la luz del artículo 15 de la Decisión 486 (…)”. Dice que “los argumentos de la SIC frente a los...