PROCESO 143-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 143-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; e interpretación, de oficio, de los artículos 82 literal d), 83 literales d) y e) y 128 de la misma Decisión, sobre la base de lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, Signo: WESCOLOR CENTER. Actor: pINTURAS WESCO S.A. Proceso Interno Nº 4735-EG.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidenta Doctora Raquel Lobato de Sancho, relativa a los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal b), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso interno Nº 4735-EG;

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso

   Demandante: sociedad PINTURAS WESCO S.A. Demandados: Ministro de Industria Comercio Integración y Pesca, Director Nacional de Propiedad Industrial y Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Tercero interesado: PINTURAS ECUATORIANAS S.A.

2. Hechos relevantes

   El 9 de mayo de 1995, la sociedad PINTURAS WESCO S.A. solicitó el registro como marca del signo WESCOLOR CENTER para distinguir productos de la Clase 2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 364 de mayo de 1995. La empresa PINTURAS ECUATORIANAS S.A. presentó observación sobre la base de su nombre comercial COLORCENTER.

   Por Resolución Nº 959230, notificada el 30 de mayo de 1997, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió declarar sin lugar la observación y conceder el registro del signo WESCOLOR CENTER. Contra dicha Resolución PINTURAS ECUATORIANAS S.A. interpuso recurso de apelación ante el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, el cuál mediante Resolución Nº 0011 de 14 de octubre de 1997, resolvió “Aceptar la observación propuesta, por PINTURAS ECUATORIANAS S.A., revocar la providencia Nº 0959230 (…) y disponer el archivo del expediente (…)”.

   Contra esta Resolución PINTURAS WESCO S.A. presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   PINTURAS WESCO S.A. manifiesta que “en ningún momento fue notificada con el recurso de apelación presentado por PINTURAS ECUATORIANAS S.A., razón por la cual no pudo hacer valer sus derechos”. Sobre la Resolución impugnada, dice que ésta “no solo que es improcedente y debe dejarse sin efecto puesto que no se siguió el tramite (sic) que de acuerdo con la Ley debió seguirse sino que es improcedente puesto que omitió tomar en consideración un sinnúmero de hechos que rigen el derecho marcario (…)”. Manifiesta que “la marca WESCO se encuentra registrada en el Ecuador desde el año 1978 y, como es de conocimiento público, la amplia difusión que de dicha marca se ha hecho, la ha transformado en una marca notoria que goza de fama y prestigio, no sólo en el Ecuador sino a nivel internacional”. Sostiene que de acuerdo al artículo 81 de la Decisión 344 su signo “cumple con todos aquellos requisitos exigidos (…) para su registro puesto que WESCOLOR CENTER une su signo WESCO, signo éste que es exclusivo y específico, a dos palabras genéricas, esto es COLOR y CENTER, esta última que es (sic) castellano significa CENTRO, con lo cual se hace suficientemente específica y diferente a cualquier otra denominación “.

   Dice que entre los signos en conflicto “no existe similitud, pues justamente la forma como está concebido el logotipo que va junto a una marca exclusiva, la diferencian e individualizan plenamente una de las otras (…)” y que “en el presente caso las palabras COLOR CENTER asociadas con la palabra ‘WESCO’ configuran un signo dotado de individualidad y por tanto plenamente registrable y capaz de distinguir en el mercado los productos que va a proteger sin ocasionar confusión de ninguna naturaleza con los de terceros”. Con base a la jurisprudencia del Tribunal Comunitario Andino, manifiesta que entre los signos en conflicto “no existe lugar a confusión (…) puesto que, como quedó establecido anteriormente, lo que individualiza a la marca solicitada por mi representada PINTURAS WESCO S.A. es la denominación WESCO, marca ésta que es ampliamente conocida e individualizada”. Indica que nadie puede apropiarse de denominaciones genéricas y descriptivas.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del Procurador General, contesta la demanda diciendo que acude al proceso “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

   El consultante, en su informe manifiesta que el Ministro de Industria Comercio Integración y Pesca contesta la demanda y dice: “envía el expediente administrativo según lo solicitado y señala casillero judicial para futuras notificaciones”

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, no da contestación a la demanda.

   La sociedad PINTURAS ECUATORIANAS S.A., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda, manifestando que su nombre comercial es “notorio en el Ecuador” y que el signo que se pretende registrarse “no reunía en torno a sí los requisitos necesarios para que se proceda a su registro (…)”. Dice que entre los signos en conflicto existe “la misma identidad ideológica, gráfica y fonética, identidad que dificultaba el registro de la marca (sic) solicitada (…)”.

   Afirma que “sería imposible la coexistencia entre las marcas (sic) COLORCENTER y WESCOLOR CENTER, ya que este hecho generaría graves confusiones entre el público consumidor (…)”. Recalca que su nombre comercial es notoriamente conocido.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal b), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo WESCOLOR CENTER fue el 9 de mayo de 1995, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal b) de la citada Decisión 344 y conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación y 126 de su Estatuto, se interpretará, de oficio, los artículos 82 literal) d), 83 literales d) y e) y 128 de la misma Decisión 344, y no se interpretarán el resto de normas solicitadas por no ser aplicables al caso concreto; y,

   Que, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   (…)

   b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se...