PROCESO 157-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 157-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; e interpretación, de oficio, de los artículos 134 y 135 literales e), f) y g) de la misma Decisión, sobre la base de lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Signo: ¿NOS PRESENTA UN SOCIO? Actor: BANCO BOLIVARIANO S.A. Proceso interno Nº 10.812-LLM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente doctor Iván Salcedo Coronel, relativa a los artículos 135 literales b) y j) y 136 literales a) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 10812-LLM.

El auto de 22 de noviembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: BANCO BOLIVARIANO C.A. Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual y Procurador General del Estado. Tercero interesado: DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.

2. Hechos relevantes

   El 5 de agosto de 2002, el BANCO BOLIVARIANO C.A. solicitó el registro como marca del signo ¿NOS PRESENTA UN SOCIO? para distinguir servicios de la Clase 36. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 451 de agosto de 2002. DINERS CLUB INTERNATIONAL LTDA. presentó oposición sobre la base de su marca PRESÉNTENOS UN SOCIO registrada para distinguir servicios de la Clase 35.

   Por Resolución Nº 982274, de 4 de agosto de 2003, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió “1. Aceptar la oposición planteada por DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD; 2.- Denegar el registro del signo solicitado (…)”.

   Contra esta Resolución el BANCO BOLIVARIANO C.A. presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora manifiesta que DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. tiene registrada la frase de uso común PRESENTENOS UN SOCIO y que no es posible que “por medio de este registro pretenda impedir el uso de éstas palabras a todas las personas jurídicas que operan en el Ecuador” y por lo tanto “este signo no es susceptible de apropiación EXCLUSIVA (…)”. Sostiene que el BANCO BOLIVARIANO C.A., “es una institución financiera que por la naturaleza de sus servicios se ven en la NECESIDAD de utilizar las palabras de uso común PRESENTE UN SOCIO, pues la seriedad y prestancia de sus servicios le obliga invitar a sus clientes para que estos presenten a su vez a sus familiares, amigos y conocidos, es decir para que presenten un nuevo socio” por lo que “no es posible registrar en beneficio de una sola persona, si esta marca se refiere directamente a los servicios que va a prestar”. Además, afirma que la marca opositora es descriptiva.

   Sostiene que el signo que pretende registrar el BANCO BOLIVARIANO C.A. ampara servicios de la Clase 36, mientras que la marca registrada por DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD. ampara servicios de la Clase 35 por lo que “Se debe necesariamente aplicar el principio de la especialidad ya que el signo común de DINERS CLUB (sic) NO GOZA de notoriedad alguna, en razón de que la gente no reconoce ni puede reconocer a esta frase de uso generalizado, como una marca que le pueda pertenecer a una sola persona”.

   La actora se refiere a la coexistencia pacífica de signos y dice que el uso del signo ¿NOS PRESENTA UN SOCIO? “no afecta de manera alguna a DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., ni a ninguna otra persona natural o jurídica que con justo derecho requiera usar esa u otra frase similar, ya que el público consumidor (…) nunca ha reconocido ni reconocerá esta frase como una de exclusiva propiedad de esta empresa, sino que, las identifica como lo que son, es decir como palabras que se encuentra (sic) en el lenguaje corriente y que pueden ser utilizadas por cualquier persona”.

   Finalmente dice que “podemos concluir que el signo registrado por DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., PRESENTENOS UN SOCIO, no es suficientemente distintivo, es un signo extremadamente débil, y por tanto no puede pretender impedir que terceros utilicen un signo similar, ni limitar su registro, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 486 (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda manifestando “a.- Negativa pura, simple y llanamente los (sic) fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa. b.- (…) legitimidad del Acto Administrativo impugnado (…). c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora. d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

   El Director Nacional de Patrocinio del Estado, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda diciendo que acude al proceso “Con el fin de vigilar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, no da contestación a la demanda.

   DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo que es propietaria de la marca PRESENTENOS UN SOCIO registrada para servicios de la Clase 35. Plantea las siguientes excepciones “1.- NEGATIVA DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA (…). 2.- IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA (…)”. Manifiesta que “Las clases de las marcas en disputa se encuentran estrechamente relacionadas entre sí y el grado de confusión en el público consumidor aumenta considerablemente. Es decir, no sólo hablamos de la similitud entre las marcas, sino que adicionalmente protegen servicios muy parecidos, lo cual incrementa el riesgo a la confusión”.

   La actora, indica que entre los signos en conflicto existe semejanza gráfico-visual, fonética-auditiva e ideológica. Además, sostiene, que “Los medios publicitarios utilizados para la promoción de los servicios en ambas marcas son los mismos, a saber: medios televisivos, revistas y diarios de amplia circulación nacional. En este sentido, DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD., ha invertido altas sumas de dinero para promocionar la marca PRESENTENOS UN SOCIO, a través de los diferentes medios, señalados en líneas precedentes”.

   Dice que de aceptarse el registro del signo solicitado se estaría permitiendo “que se aproveche del prestigio y reconocimiento del que goza la marca PRESENTENOS UN SOCIO, de propiedad de DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD.” lo cual le causaría un daño económico. Argumenta, también, que “El término PRESENTENOS UN SOCIO no constituye un término de uso común en el comercio, ya que de ser así, existirían muchos registros con términos similares o idénticos, por lo tanto, la afirmación del Banco Bolivariano C.A. en este sentido es absolutamente falsa”, añade que “cuando las marcas son producto de un intenso esfuerzo creativo por parte de su propietaria, aunque contengan palabras de uso común y corriente, lo que se protege es la inventiva de utilizar dichas palabras en un orden determinado y con ciertas particularidades, como es el caso de PRESENTENOS UN SOCIO”.

   CONSIDERANDO:

   Que las normas contenidas en los artículos 135 literales b) y j) y 136 literales a) y d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, teniendo en cuenta que la solicitud de registro como marca del signo ¿NOS PRESENTA UN SOCIO? fue el 5 de agosto de 2002, en vigencia de la Decisión 486, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante, se interpretarán los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y conforme a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación y 126 de su Estatuto, se interpretarán, de oficio, los artículos 134, 135 literales e), f) y g) de la misma Decisión, y no se interpretarán los demás artículos solicitados por no ser aplicables al caso concreto; y,

   Que, las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

   Decisión 486 de la...