PROCESO No. 126-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 126-IP-2007

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 de la misma Decisión, solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno Nº 2003-0429. Marca: GLAUTAXOL. Actor: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 1206, de 9 de julio de 2007, recibido en este Tribunal el 31 de julio de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-0429.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de septiembre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY.

   Demandado: La Nación colombiana - Superintendencia de Industria y Comercio.

   Tercero interesado: La Sociedad PROCAPS S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   La sociedad PROCAPS S.A. el 5 de julio de 2002, por medio de apoderado solicitó el registro del signo GLAUTAXOL (nominativo), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El 27 de septiembre de 2003, se publicó en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº 520, el extracto de dicha solicitud.

   La sociedad BRISTOL- MYERS SQUIBB COMPANY, presentó observación contra la solicitud de registro del signo antes citado en base a su registro de la marca TAXOL en la clase 5. El objeto de la oposición fue que se deniegue el registro y, lo fundamentó en la semejanza visual, ortográfica y conceptual de las marcas en cuestión.

   El apoderado de la sociedad solicitante en su oportunidad para responder la observación, expreso: “(…) por otro lado, pasa por alto el opositor que su marca es débil, en virtud a que la expresión TAX, es de común utilización para distinguir productos de la clase 5 internacional, lo que disminuye ostensiblemente su fuerza distintiva, en especial frente al signo solicitado (…) la expresión TAXOL es apócope del principio activo químico-medico TAXOLOMINA o PACLITAXEL, según el VADEMÉCUM (…).”

   La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 2168, de 30 de enero de 2003, declaró infundada la observación de la sociedad demandante y concedió el registro del signo GLAUTAXOL en la clase 5, a nombre de PROCAPS S.A.

   La sociedad BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, a través de su apoderado Dr. Álvaro Correa Ordóñez, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 10875, de 28 de abril de 2003, en el sentido de confirmar la decisión contenida en el acto administrativo de primera instancia.

   El recurso de apelación fue resuelto mediante Resolución Nº 12816, de 13 de mayo de 2003, confirmando la Resolución Nº 2168, de 30 de enero de 2003.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y de oficio, se interpretará el artículo 134 de la misma Decisión.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 486

   (...)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

   g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o...