PROCESO No. 135-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 135-IP-2007

Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitado por la Sala Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú. Marca: “ENVASE CARACTERÍSTICO” (gráfico). Actor: “JOHNSON & JOHNSON”. Proceso Interno Nº 584-2003.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 22 días del mes de noviembre del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 284-2007-SCS-CS., de 14 de agosto de 2007, recibido en este Tribunal el 21 de agosto de 2007, mediante el cual la Sala Constitucional y Social Permanente, de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 584-2003.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 2 de octubre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: JOHNSON & JOHNSON.

   Demandados: Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. INDECOPI.

   Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de la República del Perú.

   FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   Mediante comunicación de 17 de mayo de 1996, la Compañía JOHNSON & JOHNSON solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI el registro del signo “ENVASE CARACTERÍSTICO” (gráfico), para distinguir “champús, productos de tocador y perfumería en general; y todos los demás productos de la misma clase”, así como los demás productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 10 de septiembre de 1996, FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. formuló observación al registro del signo solicitado argumentando que el envase señalado es la forma usual que se utiliza para la venta de champú, tanto en el mercado local como en el exterior, ya que su contorno es común y no tiene ninguna característica que lo individualice o lo haga distintivo.

   El Jefe de la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 016715-96-INDECOPI/OSD, de 20 de diciembre de 1996, en la que se declara infundada la observación formulada por la FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. y, en consecuencia se dispuso inscribir en el Registro de Marcas de Producto de la Propiedad Industrial, el signo solicitado.

   FÁBRICA DE ACCESORIOS ELECTRÓNICOS S.A. interpuso recurso de apelación.

   El 10 de septiembre de 1999, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emite la Resolución Nº 120-1999-TPI-INDECOPI, revocando la resolución de primera instancia y denegando el registro del signo solicitado.

   JOHNSON & JOHNSON formula demanda contencioso administrativa contra esta última resolución alegando la titularidad de envases característicos similares al denegado y la distintividad de la solicitud marcaria.

   La Sala Civil de la Corte Suprema emite sentencia de 28 de noviembre de 2002, declarando infundada la demanda, fundamentando la misma en la prohibición que establece el artículo 82 literal b) de la Decisión 344.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación de los artículos 81 y 82 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Art.82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

   (…)

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

   La marca es definida como todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.

   El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

   a) Perceptibilidad

   Siendo la marca un elemento inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquéllos.

   La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los...