PROCESO 144-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 144-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 34, 44 y 45 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad MERCK & CO., INC.

Patente: “COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR LA RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL”.

Expediente Interno Nº 2005-0211.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera, doctora Martha Sofía Sanz Tobón.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 29 de agosto de 2007, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de 2 de octubre de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: MERCK & CO., INC.

   La parte demandada es: la Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

2. Actos demandados

   La sociedad MERCK & CO., INC., plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: Nº 07372 de 31 de marzo de 2004; y, 1927 de 31 de enero de 2005, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención consistente en “COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR LA RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los hechos principales se encuentran los siguientes:

1. El 25 de septiembre de 1998, la sociedad MERCK & CO., INC. presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención titulada “MÉTODO PARA INHIBIR LA RESORCIÓN ÓSEA”.

2. Efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud, y cumplidas las exigencias legales, se publicó el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 501 de 28 de febrero de 2001, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

3. Con motivo del examen de fondo, el título de la invención se modificó a “COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR LA RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL”.

4. La División de Nuevas Creaciones solicitó a la sociedad MERCK & CO., INC., en dos oportunidades, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

5. La sociedad MERCK & CO., INC., mediante escritos de 7 de febrero de 2003 y 13 de enero de 2004, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones.

6. El 31 de marzo de 2004, el Superintendente de Industria y Comercio emitió la Resolución N° 07372, a través de la cual negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIONES ÚTILES EN LA PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA TRATAR O PREVENIR LA RESORCIÓN ÓSEA ANORMAL”, por considerar que ésta no cumple con el requisito de novedad y nivel inventivo, teniendo en cuenta que se encontraron anterioridades íntimamente relacionadas con la materia de la patente solicitada.

7. La sociedad MERCK & CO., INC., presentó recurso de reposición en contra de la Resolución Nº 07372.

8. El 31 de enero de 2005, El Superintendente de Industria y Comercio emitió la Resolución Nº 1927, a través de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto y confirmó la decisión contenida en la Resolución N° 07372.

   2. Escrito de demanda

      La sociedad MERCK & CO., INC., constituida conforme a las leyes del Estado de New Jersey, Estados Unidos de América, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones señaladas.

      Manifiesta, en lo principal, que “el objeto de la invención denegada por la SIC, sí cumple con todos los requisitos de patentabilidad (…) es nueva, tiene nivel inventivo y aplicación industrial”.

      Afirma que “la invención denegada resulta completamente novedosa en la medida en que proporciona al estado de la técnica una alternativa que tiene aspectos característicos que la distinguen claramente de los productos conocidos hasta el momento en el estado de la técnica para el tratamiento de la resorción ósea. Además, la presente invención posee el nivel inventivo requerido porque estos aspectos característicos de la formulación reivindicada no habrían podido ser derivados de ninguna manera a partir de las enseñanzas del estado de la técnica, y además se traducen en un aporte al estado de la técnica porque dicha formulación exhibe propiedades ventajosas sobre las formulaciones convencionales de bisfosfonatos, conocidas hasta el momento de la presentación de la solicitud denegada”.

      Añade que “la formulación reivindicada sí constituye un aporte al estado de la técnica, porque proporciona una novedosa alternativa para el tratamiento efectivo de la resorción ósea sin la producción de efectos gastrointestinales adversos”.

      Observa, finalmente, que “la patente peruana recibió la concesión del privilegio de patente para nueve reivindicaciones, las cuales son de producto y son similares a las negadas en la invención Colombiana”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Expresa que “(…) el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención”.

      Afirma que “Tal como desprende la actuación administrativa el objeto reivindicado no es nuevo habida cuenta que está comprendido en el estado de la técnica no pude (sic) ser patentado, como resultado del estudio técnico comparativo entre el objeto de la solicitud y lo mencionado en las anterioridades EP 0285382, US 4760071 y EP 0155096, encontrándose que el objeto reivindicado ya era conocido desde antes de la fecha de la prioridad reivindicada por la parte demandante”.

      Observa, finalmente, “que el hecho de que en otros países, la misma solicitud haya sido patentada, no es un argumento válido ni suficiente para otorgar a la solicitud controvertida el privilegio de la patente, dado que la oficina nacional competente de Colombia (…) debe adelantar el trámite correspondiente y efectuar el análisis respectivo para que de acuerdo con éste, se adopte la decisión correspondiente, la cual no necesariamente debe ser la misma de cualquier otra oficina nacional competente en materia de propiedad industrial”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 2 de octubre de 2007.

2. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16, 18 y 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que no corresponde la interpretación de los artículos solicitados, relativos a la Decisión 486, por haber constatado en los documentos aparejados al expediente que la solicitud relativa a la concesión de la patente de invención señalada fue presentada el 25 de septiembre de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera pertinente interpretar, de oficio, el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la solicitud en referencia, a saber, los artículos 1, 2, 4, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 34, 44 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto el examen de patentabilidad de realizó en vigencia de la mencionada Decisión y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

SECCIÓN I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

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