PROCESO 356-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 356-IP-2015

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344; con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador. Demandante: Triumph International Aktiengesellschaft. Marca: “ILUSIÓN” (denominativa). Expediente Interno 2013-2393.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio 3738-TDCA-DQ de 1 de julio de 2015, recibido vía Courier el 23 de julio del mismo año, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo 1 de Quito, República del Ecuador, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 2013-2393.

El Auto de 25 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: TRIUMPH INTERNATIONAL AKTIENGESSELLSCHAFT.

      Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)

      Director Nacional de Propiedad Industrial.

      Procurador General del Estado.

      Tercero Interesado: DILTEX S.A. DE C.V.

   2. Antecedentes:

   1. El 30 de noviembre de 1995, Diltex S.A. de C.V. solicitó el registro como marca del signo “ILUSIÓN” (denominativo) para proteger: “todos los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente vestidos, con inclusión de botas, sombreros, zapatos, zapatillas y principalmente ropa interior de damas”.

   2. El 27 de agosto de 1997, Triumph International Aktiengesellschaft, formuló observación al registro solicitado sobre la base de su marca “ALLUSION” (denominativa), registrada con certificado 811-70 para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual el signo solicitado resultaría confundible.

   3. Mediante Resolución 967004 de 12 de enero de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó la oposición y concedió el registro de la marca “ILUSIÓN” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   4. El 21 de mayo de 1999, Triumph International Aktiengesellschaft presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, a fin de impugnar la Resolución 967004.

   5. El 4 de abril de 2013, el Tribunal Distrital 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito dispuso suspender el proceso y solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   6. Triumph International Aktiengesellschaft sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Triumph International Aktiengesellschaft tiene registrada y vigente en el Ecuador su marca de fábrica “ALLUSION” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en tal sentido, el signo solicitado “ILUSIÓN” (denominativo), destinado a distinguir productos de la misma naturaleza y clase, causaría confusión en el público consumidor y acarrearía competencia desleal.

      - Con fundamento en los hechos y los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 observó la solicitud de registro del signo “ILUSIÓN” (denominativo), pues confrontaba con su marca “ALLUSION” (denominativa) al existir semejanzas reales e inobjetables en lo visual, auditivo y fonético que inducirían al público a error con respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usa la marca “ALLUSION” (denominativa).

   4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   7. DILTEX S.A. de C.V. sustentó su contestación de la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Los signos confrontados tienen elementos propios que les tornan reconocibles en el mercado sin poder causar riesgo de confusión.

      - El signo distintivo “ILUSIÓN” (denominativo) tiene un significado conocido en español y puede ser empleado como marca, pues, a pesar de no haber sido creada, resulta novedosa y arbitraria. Asimismo, la autoridad administrativa manifestó que la denominación “ILUSIÓN” es arbitraria, por lo que resulta registrable y no viola ningún precepto establecido en la ley y la doctrina.

      - Del simple examen de las marcas, se puede concluir que ellas no tienen relación alguna, pues “ILUSIÓN” (denominativa) según el diccionario significa: “Alegría que produce la esperanza o la realización de un deseo”, mientras que la denominación “ALLUSION” (denominativa) no tiene significado alguno, toda vez que nace del ingenio y creatividad de la casa comercial que se opone al registro, es decir, es una marca de fantasía.

   8. El Encargado Delegado del Procurador General del Estado se apersonó al proceso manifestando que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual es una persona jurídica de derecho público con patrimonio propio y autonomía, por lo que corresponde a su Presidente comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses de la institución demandada.

   9. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) contestó la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y ratificándose en el contenido de la Resolución 0967004, alegando que guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

   10. El Director Nacional de Propiedad Industrial contestó la demanda negando los fundamentos de hecho y de derecho de la misma y ratificándose en el contenido de la Resolución 0967004, alegando que el acto administrativo impugnado no está inmerso en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación 81 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486. De oficio se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. La normativa comunitaria en el tiempo.

   2. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   3. Comparación entre signos denominativos.

   4. Marcas de fantasía y su poder de oposición.

   5. La marca notoria y su prueba.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. LA NORMATIVA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   12. La solicitud para el registro del signo “ILUSIÓN” (denominativo) se realizó el 30 de noviembre de 1995, es decir, al amparo de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este marco, es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   1. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable al caso es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia. Es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

   2. El Tribunal en sus pronunciamientos ha garantizado la seguridad jurídica y en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, señalando de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. Así pues, la norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

   3. El Tribunal ha manifestado al respecto:

      Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior

      . (Proceso 114-IP 2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004).

   4. Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tales situaciones como las relacionadas con el uso, renovación, licencias, prórrogas y plazo de vigencia se rijan por la nueva ley.

   5. Contrariamente, las normas de carácter adjetivo o procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede sobre los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas del procedimiento que se inicie a partir de ese momento.

   6. A manera de...