PROCESO 109-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 109-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 71, 73, literales a), d) y e) y, 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente interno N° 367-2005 Actor: Sociedad ADIDAS SALOMON AG. Marca mixta: LOMA’S.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 29 de agosto de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: Sociedad ADIDAS SALOMON AG.

   Demandados: - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DE PERÚ.

   - PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN Y NEGOCIOS COMERCIALES INTERNACIONALES.

   Tercero interesado: ISABEL CRISTINA COLÁN CHAPEYIQUEN

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. HECHOS

   1. la señora ISABEL CRISTINA COLÁN CHAPEYIQUÉN es titular de la marca mixta LOMA’S. Dicho signo fue solicitado para registro el 12 de julio de 1993 y registrado en Perú bajo el certificado 2912 de 1993. La representación gráfica del signo es la siguiente:

   2. La sociedad ADIDAS SALOMON AG solicitó ante el INDECOPI nulidad del registro de la marca anteriormente descrita, con base en los siguientes signos:

      ▪ Marca mixta ADIDAS, registrada en Perú bajo el certificado No. 100907/1992 para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación del signo es la siguiente:

      ▪ Marca mixta ADIDAS, registrada en Perú bajo el certificado No. 100910, de 1992, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. La representación gráfica es la siguiente:

   3. Mediante Resolución No. 003973-2001-INDECOPI/OSD, de 18 de abril de 2001, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la solicitud de nulidad y, en consecuencia, declaró nulo el registro del signo mixto LOMA’S.

   4. La sociedad LOMA’S S.R. LTDA (licenciataria de la marca mixta LOMA’S), el 16 de mayo de 2001 interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. Mediante Resolución 1345-2001/TPI-INDECOPI, de 1 de octubre de 2001, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, revocando la Resolución No. 003973-2001-INDECOPI/OSD, de 18 de abril de 2001 y declarando infundada la acción de nulidad propuesta.

   6. La sociedad ADIDAS SALOMON AG, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Perú, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   7. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia del 22 de septiembre de 2004, declaró infundada la demanda interpuesta.

   8. La sociedad ADIDAS SALOMON AG interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 71, 73, literales a), d) y e) y 102 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   No se interpretarán los literales b) y c) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión de la Acuerdo de Cartagena, ya que el proceso interno no versa sobre la protección de nombres o lemas comerciales.

   Igualmente, no se interpretarán los artículos 238 y 274 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el caso bajo estudio no se refiere a una acción por infracción de derechos.

   Se interpretará de oficio el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 313

   (…)

Artículo 71

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 73

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

(…)

Artículo 102

La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad del registro de marca, previa audiencia de las partes interesadas, si el registro fue concedido en contravención a la presente Decisión.

Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior, fueren parcialmente aplicables a un registro de marca, la nulidad se decretará sólo respecto a la parte impugnada. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

5. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

2. La nulidad del registro.

3. Comparación entre marcas mixtas.

4. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

5. Mala fe al obtener un registro marcario como causal de nulidad en la Decisión 313.

6. Autonomía de la Oficina de Registro Marcario en relación con anteriores decisiones proferidas.

7. Supremacía del Ordenamiento Jurídico Comunitario en relación con las normas de derecho interno de los Países Miembros. Principio de complemento indispensable y de complementariedad.

8. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

1. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

   En el proceso interno se discute la nulidad del registro del signo mixto LOMA’S, ya que se afirma que es semejante a los signos mixtos ADIDAS. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.

   La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:

   (...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines

   .[1]

   El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:

   La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).

   (…)

   La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad...