PROCESO 111-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 111-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 81, 83 literal b), 84 y 128 de la citada Decisión, solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno No. 1155-2006. Actor: INDECO S.A. Marca: “INDECO”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 190-2007-SCS-CS, de 3 de julio de 2007, recibido en este Tribunal el 9 de julio de 2007, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con motivo del proceso interno Nº 1155-2006.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 12 de septiembre de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: INDECO S.A.

   Demandados: Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI; y PAVCO S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes

   Mediante solicitud de 2 de enero de 1997, PAVCO S.A. (Colombia) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el registro del signo INDECO, para distinguir los servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El 24 de marzo de 1997, INDECO S.A. presentó observación al registro antes citado, ya que la misma tiene actualmente registradas en la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI las marcas y nombre comercial: INDECO y logotipo en la clase 9 (Nombre Comercial); INDECO en clase 9 (Marca); INDECO y Logotipo (Marca) en clase 9; e INDECO (Marca) en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.

   El 12 de mayo de 1997, PAVCO S.A., absolvió el traslado de la observación manifestando que el signo solicitado y las marcas registradas pertenecen a clases distintas y que distinguen a productos y servicios que tienen naturaleza, aplicaciones, vías de suministro y comercialización distintas, por lo que su coexistencia no causaría confusión entre los consumidores.

   Mediante Resolución Nº 9447-97-INDECOPI/OSD, emitida por la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, el 22 de julio de 1997, se declaró infundada la observación presentada por INDECO S.A. y, en consecuencia, se inscribió la marca de servicio solicitada a favor de PAVCO S.A.

   El 12 de agosto de 1997, INDECO S.A. interpuso recurso de apelación ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, alegando la conexión competitiva de los servicios de los signos sub materia.

   Mediante Resolución Nº 1784-2000/TPI-INDECOPI, de 29 de noviembre de 2000, emitida por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, se confirmó la Resolución Nº 9447-97-INDECOPI/OSD, de 22 de julio de 1997 y en consecuencia, se concedió el registro de la marca de servicio INDECO solicitada por PAVCO S.A., en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

   EL 16 de marzo de 2001, INDECO S.A. presenta demanda contencioso administrativa contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI y la empresa PAVCO S.A.

   La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de fecha 20 de enero de 2006, declaró fundada la demanda interpuesta por INDECO S.A. y, en consecuencia, nula la Resolución No. 1784-2000/TPI-INDECOPI.

   Con fecha 23 de marzo de 2006, el INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, presenta recurso de apelación.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, basándose en el oficio remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, procede la interpretación del artículo 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y; de oficio, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal e) de la citada Decisión.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas las signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro.

   Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

   (…)

   Art. 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   (…)

   Art. 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

   (…)

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. CONCEPTO DE MARCA Y SUS REQUISITOS ESENCIALES PARA SU REGISTRO.

   En plena compatibilidad con lo señalado en el artículo 81 de la Decisión 344, el Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha definido la marca como un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente.

   La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos o servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a quien se halla destinada, garantizando a éstos, sin riesgo de error o confusión, el origen y la calidad del producto o servicio que el signo distingue. En definitiva, la marca procura garantizar la transparencia en el mercado

   De la anterior definición, se desprenden los siguientes requisitos para el registro de un signo como marca:

   La perceptibilidad, es la cualidad que tiene un signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios a través de los sentidos.

   Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captada y apreciada, es necesario que lo abstracto pase a ser una impresión material identificable, soportada en una o más letras, números, palabras, dibujos u otros elementos individual o conjuntamente estructurados a fin de que, al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios del producto o servicio que pretende amparar y, de esta manera, pueda ser seleccionada con facilidad.

   En atención a que la percepción se realiza generalmente por el sentido de la vista, se consideran signos perceptibles aquéllos referidos a una o varias palabras, o a uno o...