PROCESO 99-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 99-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 81; 83 literales a), d) y e); y, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; así como, la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2003-0173. Actor: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX. Marca: “ZARA BASIC”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 1032, de 4 de junio de 2007, recibido en este Tribunal el 25 de junio de 2007, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con motivo del proceso interno Nº 2003-0173.

Que, la mencionada solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 15 de agosto de 2007.

1. Las partes.

   Demandante: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. INDITEX S.A.

   Demandado: La Nación colombiana, por intermedio de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   Tercer Interesado: EMCOLTEX LIMITADA (no contestó la demanda).

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 11 de junio de 1999, INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A. (INDITEX), solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro del signo ZARA BASIC, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Dentro del término legal establecido, presentó observación EMCOLTEX S.A. como titular de las marcas SIARA + GRÁFICA, SCIARA + GRÁFICA y SCIARITA + GRÁFICA, en las clases 10,16, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Por Resolución 02383, de fecha 31 de enero de 2001, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición de EMCOLTEX S.A. y negó el registro solicitado.

   Mediante las Resoluciones 16170, de 18 de mayo de 2001 y 36735, de 21 de noviembre de 2002, la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, respectivamente, se confirma la resolución impugnada.

   CONSIDERANDO:

   Que este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con esta competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, basándose en el oficio remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, procede la interpretación de los artículos 81; 83 literales a), d) y e); y, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El texto de las normas de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capas de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aque4llos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

   a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error.

   (…)

   d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

   Esta disposición será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

   e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

   (…)

   Art. 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

   a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

   b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

   c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

   d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

   (…)

   DESICIÓN 486

   (…)

   DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (…)

   En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno así como de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

   1. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

      Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

      Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquéllos de naturaleza procedimental contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos.

      El Tribunal ha manifestado al respecto:

      Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior

      . (Proceso Nº 114-IP-2003, marca: “EBEL INTERNATIONAL (mixta)”, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1028, de 14 de enero del 2004).

      Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la...