PROCESO 146-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 146-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e interpretación, de oficio, de los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: JUAN LESLIE DONALD TORO

Marca: “DONALD’S” (nominativa).

Expediente Interno N° 2003-00465.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 2 de octubre de 2007.

1. Antecedentes

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

1. Las partes

   La parte demandante es: JUAN LESLIE DONALD TORO.

   La parte demandada es: la Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: la sociedad Mc Donald’s Internacional Property Company Limited (Mc Donald’s).

2. Actos demandados

   JUAN LESLIE DONALD TORO impugnó las siguientes Resoluciones Administrativas: Nº 23739, de 26 de julio de 2002; y, Nº 14060, de 26 de mayo de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de registro del signo nominativo “DONALD’S” para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 14 de diciembre de 1994, el señor Juan Leslie Donald Toro presentó solicitud de registro del signo “DONALD’S” para amparar productos de la clase Nº 29 Internacional de Niza, trámite 94 56603.

2. El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 412.

3. El 13 de marzo de 1995, la sociedad Mc Donald’s Internacional Property Company Limited (Mc Donald’s) presentó observación a dicho registro en base a la marca de su propiedad “McDONALD’S” que también protege productos de la clase Nº 29.

4. El 26 de julio de 2002, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante Resolución Nº 23739, declaró fundada la observación presentada y negó el registro solicitado.

5. El señor Juan Leslie Donald Toro presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución Nº 23739.

6. El 31 de enero de 2003, la aludida División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 2954, resolvió el recurso de reposición interpuesto, revocando la Resolución Nº 23739 y, en su lugar, declaró infundada la observación presentada, concediendo el registro del signo “DONALD’S”.

7. El apoderado de la sociedad Mc Donald’s presentó recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2954.

8. El 26 de mayo de 2003, la Superintendecia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 14060, al resolver el recurso de apelación resolvió confirmar la Resolución inicial Nº 23739 y negó la solicitud de registro del signo “DONALD’S” al señor Juan Leslie Donald Toro.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

      El señor JUAN LESLIE DONALD TORO, a través de apoderado, presentó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Afirma “Mi poderdante tiene una tradición familiar que data desde los años 1923 aproximadamente, donde se han distinguido productos de bebidas y alimentos con el nombre familiar”.

      Manifiesta que “es evidente que el signo de mi poderdante ha coexistido pacíficamente con el signo McDonald’s de la sociedad Mc Donald’s Company (…), mi poderdante es titular de las marcas DONALD’S y DONALD’S PUNTO, registradas y vigentes para distinguir productos de las clases 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, luego es claro que han coexistido pacíficamente sin generar ningún riesgo de confusión en el público consumidor”.

      Alega que en el presente caso “está absolutamente claro que no existe ningún riesgo de confusión entre los signos en conflicto, NO (sic) CONFUNDIBILIDAD PROBADA JUDICIALMENTE, y reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio en las resoluciones mencionadas”.

      Indica que “NO existe confusión entre los signos en conflicto; tenemos por un lado la expresión MCDONALDS (sic) y por el otro DONALD’S, donde es evidente que al ser pronunciadas revelan un sonido diferente para el consumidor; ya que la expresión MCDONALD’S resulta ser mas (sic) extensa, al pronunciarse MACDONALD’S, luego resulta que la primera sílaba que encabezaría tal denominación es diferente, ya que fonéticamente es MAC, la cual le agrega el elemento distintivo que hace que en su conjunto las marcas sean diferentes entre si (sic) y para el consumidor (…)”.

      c) Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Expresa que “Efectuado el examen conjuntual del signo solicitado a registro ‘DONALD’S’ (Nominativa), frente a la marca registrada ‘McDONALD’S’ (Nominativa), es claro que presentan similitud gráfica y fonética, por lo que la marca solicitada carece de la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado”.

      Afirma que “la marca solicitada está reproduciendo la marca registrada, y el hecho de haberle suprimido la partícula ‘Mc’ de la marca registrada (…) de ninguna manera le da a la marca solicitada (…) la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan los mismos productos de la clase 29 internacional”.

      Observa, finalmente, “el hecho de haber obtenido la sociedad actora registros anteriores para el mismo signo y productos, no obliga a mi representada a conceder registros per se, del signo DONALD’S para distinguir productos de la clase 29 internacional o conexos con esta clase, a favor del actor (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad Mc Donald’s Internacional Property Company Limited (Mc Donald’s), considerada como tercero interesado en esta causa, contesta la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

      Afirma “Los registros marcarios que el actor afirma poseer, le confieren derechos sobre las marcas tal cual están registradas, y para los productos para los cuales fueron concedidos dichos registros. Por consiguiente, no es válido afirmar, por carecer de sustento legal, que los derechos que se desprenden de los certificados de registro de las marcas citadas en la demanda le confieran derechos adquiridos sobre la marca registrada, para identificar productos distintos de los amparados por los registros”.

      Advierte que “En este caso se discute la posibilidad de coexistencia de las marcas McDONALD’S y DONALD’S para identificar productos de la clase 29 (…). Dicha coexistencia ha sido negada por la Superintendencia en las Resoluciones objeto de la presente demanda, y las decisiones que el actor cita para intentar desvirtuar la presunción de legalidad de las Resoluciones no son de recibo, pues en ellas se discutieron temas diferentes a los aquí debatidos”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 2 de octubre de 2007.

2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que no procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “DONALD’S”, fue presentada el 14 de diciembre de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Sin embargo, se deberá interpretar el artículo 150 de la Decisión 486, que fue solicitado por la Instancia Nacional Consultante, ya que el examen de registrabilidad y todo el proceso se dio en vigencia de la Decisión 486.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se estima pertinente interpretar, de oficio, el...