PROCESO 108-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal h), 224 y 228 de la misma Decisión.

Marca: DRÁCULA (mixta).

Actor: sociedad CRESPORT INTERNATIONAL INC.

Proceso interno Nº 2008-00135.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-00135;

El auto de 25 de octubre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad CRESPORT INTERNATIONAL INC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad TIMISCOL S.A. C.I.

2. Hechos.

   1. El 19 de diciembre de 2006, la sociedad TIMISCOL S.A. C.I. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DRÁCULA (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 573 de 28 de febrero de 2007. Contra dicha solicitud, presentó oposición la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. sobre la base de su marca DRÁCULA (denominativa) registrada a su favor para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional.

   3. Por Resolución Nº 40855 de 30 de noviembre de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo DRÁCULA (mixto). Contra dicha Resolución la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 43510 de 21 de diciembre de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 4504 de 19 de febrero de 2008, confirmó, también, la Resolución Nº 40855. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. El 26 de noviembre de 2007, la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A. realizó el traspaso de la marca DRÁCULA (denominativa) de la Clase 30 a la sociedad CRESPORT INTERNATIONAL INC.

   7. La sociedad CRESPORT INTERNATIONAL INC. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad CRESPORT INTERNATIONAL INC., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se han violado los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Se violó el artículo 135 literales a) y b) de la Decisión 486 en razón a que “La marca DRÁCULA para la clase 33 (…) no es distintiva, toda vez que resulta similarmente confundible con el signo DRACULA, previamente registrado. Así al existir confundibilidad entre las marcas (…) la primera o sea DRACULA, no será apta para identificar los productos para los cuales ha sido otorgada y por el contrario, creará confusión entre el público consumidor, pues no logrará diferenciar sus productos respecto de los distinguidos por la marca DRACULA de mi representada”.

   3. Se violó el artículo 136 literal a) de la misma Decisión 486 en virtud a que su derecho de exclusividad sobre el signo DRÁCULA (mixto) “fue desconocido al otorgar a favor de un tercero la marca DRACULA a pesar de resultar semejantemente confundibles (…)” y que los signos en conflicto “adicional a ser morfológicamente IDÉNTICOS, están destinados a distinguir productos estrechamente relacionados entre sí, lesionando no sólo el derecho de exclusividad (…) sino adicionalmente causando confusión, error y engaño entre los consumidores”.

   4. Recalca el hecho de la identidad entre los signos en conflicto y que el signo solicitado “reproduce exacta y fielmente el previo registro de mi mandante: DRACULA, y sin duda alguna los consumidores identificarán ambos conjuntos a un mismo y único origen empresarial”.

   5. El signo DRÁCULA (mixto) “fue solicitado para distinguir ‘Bebidas Alcohólicas (con excepción de cervezas)’ comprendidos dentro de la clase 33 internacional; a su vez la marca DRACULA previamente registrada (…) distingue artículos comprendidos dentro de la clase 30 internacional, por lo que es evidente que entre los productos a distinguir existe factor primario de conexión por compartir los mismos canales de comercialización y distribución”.

   6. Añade “que el signo ‘DRACULA’ de mi representada es una marca NOTORIA que identifica una paleta que, como se explicó anteriormente es un producto acreditado y conocido en nuestro país, especialmente dentro de la población infantil; lo cual ha sido ampliamente reconocido por las campañas que se han efectuado en cientos de colegios y la demanda que tiene la empresa de la paleta DRACULA por parte de los colegios y establecimientos que son frecuentados por niños y por adultos”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Siguiendo criterios jurisprudenciales y doctrinarios se tiene que “DRACULA, cumple con los requisitos legales exigidos y contrariamente a lo argumentado por la accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva por cuanto los signos en controversia ‘DRACULA’ para distinguir los productos comprendidos en la clase 33 (…) frente a ‘DRACULA’ para distinguir productos comprendidos en la clase 30, resulta irrelevante la identidad entre las marcas en controversia, habida cuenta que su coexistencia no generaría confusión en el público consumidor en razón a que distinguen productos de clases distintas y no se relacionan competitivamente siendo fácilmente diferenciables para el consumidor”.

   3. Afirmando que el signo solicitado DRÁCULA (mixto) distingue productos de la Clase 33 y la marca registrada DRÁCULA (denominativa) distingue productos de la Clase 30 “Al comparar unos y otros productos, se observan más diferencias que semejanzas, sus finalidad (sic) son completamente distintas, por un lado la finalidad de los productos de la clase 30, es alimenticia, mientras que la de los solicitados en la clase 33 es embriagar y generar cierto grado de placer”.

   4. Por lo que, “las marcas en controversia amparan productos comprendidos en clases distintas y cuya naturaleza y finalidad son distintas, sin que se presente una relación real para el consumidor que lo conlleve a pensar que los productos tienen un origen empresarial, que existe una vinculación jurídica o económica entre los titulares, sin que genere confusión para el consumidor frente al origen empresarial de los mismos, pues no están destinados a un mismo tipo de consumidor (…)”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad TIMISCOL S.A. C.I. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda, esgrimiendo los siguientes argumentos:

   1. De acuerdo “con el principio de la especialidad, cuando se solicita el registro de dos signos iguales en dos clases distintas, o hay riesgo de confusión. Si lo que pasa en este caso entre las marcas DRACULA-CLASE 33 y la marca DRACULA-CLASE 30, son signos iguales, en clases distintas, por lo que no hay riesgo de confusión”.

   2. El signo solicitado pretende amparar productos de la Clase 33 única y exclusivamente bebidas alcohólicas mientras que la marca registrada que distingue productos de la Clase 33 “ampara productos alimenticios de origen vegetal preparados para el consumo o la conserva, así como los coadyuvantes destinados a mejorar el gusto de los alimentos”.

   3. Después de señalar los criterios que deben ser tomados en cuenta para evaluar la conexión competitiva y de citar jurisprudencia administrativa concluye que entre los signos en conflicto no se da la conexión competitiva.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal...