PROCESO 87-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 87-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literal b), 136 literal a) y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal h) y 224 de la misma Decisión.

Marca: DISNEY HADAS (denominativa).

Actor: sociedad DISNEY ENTERPRISES INC.

Proceso interno Nº 2008-00113.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 135 literal b), 136 literal a), 225 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-00113;

El auto de 24 de octubre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad DISNEY ENTERPRISES INC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad HADAS S.A.

2. Hechos.

   1. El 22 de marzo de 2006, la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DISNEY HADAS (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 563 de 28 de abril de 2006. Contra dicha solicitud, la sociedad HADAS S.A. presentó oposición sobre la base de sus marcas HADA (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 3 y de la Clase 5 y HADA BEBE (mixta) registrada para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 34416 de 14 de diciembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad HADAS S.A. y concedió el registro del signo DISNEY HADAS (denominativo) a favor de la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. Contra dicha Resolución la sociedad HADAS S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 9230 de 30 de marzo de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 35796 de 30 de octubre de 2007, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 34416, en sentido de declarar fundada la oposición presentada por la sociedad HADAS S.A. y, en consecuencia, negó el registro del signo DISNEY HADAS (denominativo) solicitado por la parte actora para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   En el expediente, no se encuentra la demanda interpuesta por la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC., el 7 de marzo de 2008, simplemente se encuentra una “corrección y/o aclaración de la demanda presentada el día 7 de marzo de 2008 (…)”.

   Sin embargo, se puede observar que la parte de la corrección y/o aclaración de la demanda corresponde expresamente al Capítulo V “referente a los FUNDAMENTOS DE DERECHO A LAS PRETENSIONES: NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN (…)” por lo tanto, y en vista a que los hechos del proceso pueden ser extraídos de las demás piezas procesales que acompañan el expediente, el Tribunal se basará en la mencionada corrección y aclaración a la demanda.

   En la corrección y/o aclaración a la demanda, la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de la Resolución impugnada, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 toda vez que “al negar el registro de la marca DISNEY HADAS en la Clase 3, desestimó el hecho que mi representada es titular de las marcas registradas DISNEY (…) el consumidor relacionará la marca DISNEY HADAS con las marcas DISNEY y no con las marca (sic) HADA Y HADA BEBE del opositor (…)”.

   2. Después de citar sus registros manifiesta que “Esto significa que la marca solicitada DISNEY HADAS (nominativa) es una marca derivada de las citadas marcas DISNEY de mi representada (…)” por lo que “tiene un derecho de preferencia para registrar la marca DISNEY HADAS (nominativa)”. Y que el signo solicitado DISNEY HADAS (denominativo) cumple con el requisito de distintividad “toda vez que la marca DISNEY, es un signo notoriamente conocido en el mercado con el fin de amparar un sinnúmero de productos, y por tanto, es claro que el consumidor conocerá el origen de DISNEY HADAS ya que lo relacionará COMO ES OBVIO, con la marca DISNEY de mi representada y no con la marca del opositor”. Agrega que la marca DISNEY no es sólo notoriamente conocida, sino renombrada.

   3. “(…) los productos ofrecidos bajo la marca DISNEY, son alusivos a los distintos personajes creados por DISNEY, entre los cuales se encuentran las hadas bajo el nombre DISNEY FAIRIES/DISNEY HADAS, es decir, las identificadas con la marca solicitada”. Menciona que la sociedad DISNEY ENTERPRISES INC. ha realizado, respecto a sus marcas, inversiones, centros de recreación, juegos de videos, libros, revistas, papelería, artículos de fiesta, productos para el hogar, ropa y accesorios, juguetes etc. haciendo hincapié en la creación de personajes de la marca DISNEY y todos sus productos especialmente el de las hadas.

   4. A manera ilustrativa sostiene que el personaje correspondiente al “hada notoriamente conocida CAMPANITA, se encuentra protegido por las leyes de Derecho de Autor y los derechos patrimoniales derivados del mismo son de propiedad de mi representada (…)”. Igualmente la marca CAMPANITA se encuentra debidamente registrada.

   5. Las marcas DISNEY HADAS, DISNEY FAIRIES Y CAMPANITA también son notoriamente conocidas.

   6. Hace un recuento histórico de THE WALT DISNEY COMPANY, de las películas, de los centros de entretenimiento, de los parques temáticos, y de todos los lugares en los que se encuentra presente la marca DISNEY. También hace mención a todos los libros de hadas que poseen.

   7. En varias oportunidades “ha otorgado licencias de uso de las marcas de su titularidad a diversas compañías colombianas, a fin de que las mismas empleen las imágenes de dichos personajes en los empaques de sus productos”, por lo que esta utilización “de la marca DISNEY HADAS/DISNEY FAIRIES en Colombia, sin duda demuestra claramente que el consumidor reconoce los productos de DISNEY al punto tal que terceros están interesados en pagar licencias de uso sobre dichas marcas (…)”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. “(…) es evidente que la marca ‘DISNEY HADAS’ clase 3, si bien es susceptible de representación gráfica, a contrario de lo que afirma el accionante carece de fuerza distintiva por cuanto al efectuar el examen en conjunto de los signos comparados ‘DISNEY HADAS’ clase 3, ‘HADA’ clase 3, y ‘HADA BEBE’ clases 3, resulta indudable que presentan semejanzas habida cuenta que el signo sobre el cual se pretende su registro, reproduce ‘HADA’ que es la expresión principal y sobresaliente de las marcas previamente registradas ‘HADA’ y ‘HADA BEBE’, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado, y su coexistencia generaría confusión y riesgo de asociación en el público consumidor”.

   3. Entre los signos en conflicto “existen semejanzas que conllevarían al público consumidor a error respecto al origen empresarial de los productos” y que “es de reiterar que la marca ‘DISNEY HADAS’ constituye una reproducción de la parte esencial, principal y más distintiva de las marcas ‘hada’ y ‘HADA BEBE’”.

   4. “La coexistencia de las marcas en debate generaría confundibilidad entre los consumidores y los conllevaría a error respecto a la adquisición y uso de los productos que distinguen las mismas, en razón a que la marca solicitada ‘DISNEY HADAS’ pretende amparar los productos comprendidos de la clase 3, igual que los que amparan las marcas ‘HADA’ y ‘HADA BEBE’, lo que conllevaría al público consumidor a error”. Por lo que, “los signos confrontados presentan semejanzas del orden gráfico, ortográfico y fonético entre sí y no pueden coexistir pacíficamente en el mercado (…)”.

5. Tercero interesado.

   La sociedad HADAS S.A. tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando que plantea las siguientes excepciones:

   1. Correcta aplicación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Respecto a la supuesta derivación del signo solicitado DISNEY HADAS (denominativo) de la marca DISNEY “en el presente caso el signo DISNEY HADAS no configura una marca derivada de la ya existente DISNEY, ya que con la inclusión de la denominación HADA sí se están incluyendo VARIACIONES SUSTANCIALES (…)”.

   2. La denominación HADA “no es un elemento común o descriptivo dentro de la clase 3, ya que no otorga ningún tipo de información sobre los productos que en dicha clase se protegen, con lo cual sí se estaría variando sustancialmente la marca, motivo por el cual no le asiste razón...