PROCESO 127-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 127-IP-2007

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literal a) y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre la base de lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Signo: APEL (mixto). Actor: sociedad REDES APEL LIMITADA. Proceso interno Nº 2002-0232.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a “los artículos 134 (literal b), 135 (inciso final, 144 y 166 (inciso primero) de la Decisión 486”, dentro del proceso interno Nº 2002-0232;

El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad REDES APEL LIMITADA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad APEMEX S.A. de C.V.

2. Hechos

   El 26 de octubre de 1999, la sociedad REDES APEL LIMITADA solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia el registro como marca del signo “APEL” (mixto) para distinguir productos de la Clase 09 de la Clasificación Internacional de Niza. Publicado el extracto respetivo no se presentaron observaciones de terceros.

   Por Resolución Nº 31180, de 25 de septiembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó, de oficio, el registro del signo solicitado, por considerar que dicho signo es confundible con la marca ASPEL (denominativa) registrada a favor de la sociedad APEMEX S.A. DE C.V., argumentó que: “(…) el hecho de que ambas marcas hagan uso de la misma expresión genera un riesgo de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos distinguidos con una u otra marca, lo cual sumado a la falta de fuerza distintiva del elemento no común (letra “s”(sic)), impiden la efectiva diferenciación de los productos por parte de los consumidores”.

   Contra dicha Resolución la sociedad REDES APEL LIMITADA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación; el primero, fue resuelto por la misma Jefa de la División de Signos Distintivos, quien por Resolución Nº 38756, de 27 de noviembre de 2001, decidió confirmar la decisión contenida en la Resolución impugnada. El segundo fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 03106, de 31 de enero de 2002, confirmó, también, la Resolución Nº 31180, argumentando que “Esta Delegatura considera que entre la marca solicitada (sic) APEL y la marca registrada ASPEL existe similitud ortográfica y gramatical, pues la marca solicitada (sic) reproduce la marca ASPEL limitándose a suprimirle la segunda letra S, lo cual no le otorga distintividad, ya que el consumidor creería que está adquiriendo dos productos con idéntico productor, circunstancia que es identificada por la doctrina y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como confusión indirecta al inducir al público a error respecto del origen empresarial de los productos a distinguir que imposibilita la coexistencia pacífica de los signos en el mercado (…)”.

   De esta manera concluyó la vía administrativa.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda interpuesta por la sociedad REDES APEL LIMITADA

   La actora, en primer término, alega la violación del artículo 134 literal b) de la de decisión 486 de la Comunidad Andina y viabilidad del registro de la marca mixta APEL, observa que el signo APEL que pretende registrar: “(…) no identifica productos o servicios que tenga para registro otra marca (la marca ASPEL) (…); el hecho de que los productos que identifican las marcas correspondan a la misma clase, no quiere decir que sean de la misma categoría (…)”. Seguidamente el actor destaca la serie de productos que protege la marca ASPEL y el signo APEL donde se observa: “(…) en otras palabras ASPEL (nominativa) identifica los programas o paquetes que se pueden instalar a los hardware, otorgando licencia respectiva para su utilización (...) en cambio la marca APEL (MIXTA) cuando hace referencia al ensamblaje de equipos, lo que está identificando es la máquina como tal, el equipo (CPU, monitor, teclado y mouse) pero nunca instalará programas o paquetes de sistemas que es a los que se refiere la marca ASPEL (NOMINATIVA ASPEL de computadoras; en otras palabras ASPEL (NOMINATIVA). Así por ejemplo, una computadora puede tener ‘harware’ marca APEL (mixta) y ‘software’ marca ASPEL (nominativa); desde ningún punto de vista son el mismo producto o servicio y en sistemas son dos conceptos absolutamente diferentes y más aun para nada similares.”

   Alega también el hecho de que las normas protegen el “primer uso que se le dé a un nombre o marca” y al respecto señala en el escrito el certificado de registro de inscripción en la Cámara de Comercio de Bogotá, planteando que desde el 24 de octubre de 1995, dicha empresa “fue la primera en identificar y distinguir esta clase de productos;”

   Considera igualmente, fundado en lo anterior, que: “Al momento de registrarse la marca, se declaró que la misma identifica los productos y servicios de un grupo de empresas; las razones sociales de éste grupo de empresas involucran dicha marca, ya que comprenden todas, la misma expresión APEL (REDES APEL LTDA y APEL APLICACIONES ELECTROCNICAS LTDA), empresas que durante su existencia han venido identificando sus productos, con dicha marca. Así las cosas pretender que el uso de ésta marca se ha dado a partir del registro de la misma es inocuo, pues la misma tiene reconocimiento no sólo a nivel departamental (Bogotá), sino también a nivel Nacional, (…)”

   También, manifiesta la ausencia de criterios de confundibilidad de la marca APEL y el análisis fonético de la misma, procede ha realizar la comparación fonética y gráfica de los signos ‘ASPEL’ y ‘APEL’ señalando que “la marca ‘ASPEL’ esta constituida por una palabra grave, observando : Solo si se separa en sílabas la palabras (sic) AS-PEL, el fonema consonántico ‘S’ siempre hará que al pronunciarse ésta palabra, su acento prosódico lo lleve la penúltima sílaba.” Mientras que el signo que pretende registrar APEL lo constituye una palabra aguda, donde observa: “la separación en sílabas de la palabra APEL, no hace que pierda su acento original, ni cuando se pronuncia, ni cuando se separa en sílabas la palabra A-PEL.

   Asimismo, procede a realizar el análisis gráfico de la marca en conflicto considerando que: “Mal podría decirse o pretender creerse que la marca ASPEL, marca nominativa de su sola pronunciación fonética evoque algún tipo de producto y menos aún una representación gráfica; mientras que la marca APEL, mixta compuesta por un elemento nominativo y otro figurativo, evoca de su sola pronunciación la imagen del león, función que permite la no confundibilidad de las dos marcas logrando como resultado distinguir, individualizar, diferencia (sic) y sacar el producto de la universalidad de los productos de su misma especie.” En este sentido concluye su argumento al considerar que la marca no es irregistrable o confundible.

   Sostiene la violación del artículo 144 de la Decisión 486 por inobservancia del mismo y en este sentido dice que existe una “(…) violación al debido proceso por negligencia en el agotamiento de los presupuestos para el registro de marcas (…)” igualmente destaca: “(…) es a todas luces improcedente que desde octubre del año 1999 y hasta octubre del año 2001, fecha esta última en la que se notificó la primera resolución que niega el registro de la marca, se manifieste al solicitante que existe otra empresa...