PROCESO 108-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 108-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 83 literal d), 84 y 128 de la misma Decisión. Marca: NEW GATES (mixta). Actor: sociedad THE GATES CORPORATION. Proceso interno Nº 6003-6535.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, relativa a los artículos 81, 82 literal h) y 83 literales a), b) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 6003-6535;

El auto de 2 de octubre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contenidos en el artículos 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad The Gates Corporation. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad Kumis internacional S.A.

b) Hechos

El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo NEW GATES (mixto) para distinguir productos de la Clase 18. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca GATES+gráfica registrada para distinguir productos de las Clases 12, 17 y 7.

Por Resolución Nº 18341, de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

Por Resolución Nº 8621, de 12 de mayo de 1999, la misma División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, confirmando la Resolución impugnada y concedió el recurso de apelación, el cual, fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio, quien, por Resolución Nº 13514, de 15 de julio de 1999, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 18341, de 30 de octubre de 1998, declaró infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION y concedió el registro del signo NEW GATES (mixto) para distinguir productos de la Clase 18, a favor de KUMIS INTERNACIONAL S.A.

Contra esta Resolución, la sociedad THE GATES CORPORATION presentó demanda contencioso administrativa.

Estos son los hechos a los que hace referencia la solicitud de interpretación prejudicial, sin embargo, en el expediente se tiene, que la sociedad THE GATES CORPORTATION presentó otra demanda en el procedimiento contencioso administrativo, por lo que ambas demandas fueron acumuladas.

Dentro de esta segunda demanda se observa que la sociedad THE GATES CORPORATION solicita la nulidad de las Resoluciones Nº 15180, de 30 de julio de 1999 y 5517, de 22 de marzo de 2000, como fundamentos de hecho, se pueden distinguir que:

El 21 de octubre de 1997, la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo NEW GATES (mixto) para distinguir servicios de la Clase 42. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 455, de 30 de enero de 1998; presentó observaciones la sociedad THE GATES CORPORATION sobre la base de su marca GATES+gráfica registrada para distinguir productos de las Clases 12, 17 y 7.

Por Resolución Nº 18340, de 30 de octubre de 1998, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la observación presentada y negó el registro del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad KUMIS INTERNACIONAL S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El recurso de reposición fue resuelto por Resolución Nº 15180, de 30 de julio de 1999, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia, decidió “REVOCAR la Resolución Nº 18340, de 30 octubre de 1998 (…) DECLARAR infundada la observación presentada por la sociedad THE GATES CORPORATION (…) CONCEDER el registro de LA MARCA MIXTA NEW GATES (…)”, para distinguir servicios de la Clase 42. Contra esta Resolución la sociedad NEW GATES CORPORATION presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que por Resolución Nº 5517, de 22 de marzo de 2000, confirmó la Resolución Nº 15180.

La sociedad THE GATES CORPORATION también presentó demanda contencioso administrativa.

c) Fundamentos jurídicos de la primera demanda presentada por la empresa THE GATES CORPORATION

En una de las demandas, que corrobora los hechos de la solicitante, la actora solicita la nulidad de la Resolución Nº 135147, de 15 de julio de 1999. Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio, violó el artículo 81 de la Decisión 344, ya que la marca NEW GATES (mixta) “carece de distintividad, y no cumple una función diferenciadora capaz de distinguir en el mercado los productos que ella distingue, con los productos que distingue la marca GATES de mi representada”. Igualmente, dice que se violó el artículo 83 literal a), ya que los signos en conflicto “se asemejan de tal forma, que es imposible que el público consumidor no sea inducido a error o confusión” y que el signo solicitado “resulta muy similar y por lo tanto confundible con la marca GATES+GRAFICA (sic) previamente registrada y notoriamente conocida de mi representada (…) habida cuenta de que la reproduce en su totalidad, tanto en su aspecto gráfico como nominativo”.

Manifiesta que “Visualmente (…) es patente la gran similitud existente entre las marcas (…). Fonéticamente, la simple pronunciación sucesiva de los signos en conflicto demuestra su identidad, teniendo en cuenta que la marca solicitada comprende totalmente la marca de mi representada (…). Ortográficamente, las marcas en conflicto comparten en principio su extensión, escritura y terminación, similitudes que (sic) éstas que surgen del hecho de que comparten la expresión GATES+GRAFICA, (sic) de propiedad de mi representada (…). Ideológicamente, es indudable la confusión entre la marca GATES+GRAFICA (sic) y la marca NEW GATES+GRAFICA (sic), en razón a que al comprender la misma palabra GATES, evocan en la mente del consumidor una misma idea con un sentido específico para quienes tienen conocimientos de inglés (…)”. Por lo que “las marcas (…) analizadas en su conjunto y teniendo en cuenta más sus semejanzas que sus diferencias, resultan similarmente confundibles entre sí, de tal forma que su coexistencia en el mercado induciría a error al público consumidor”.

Sostiene que también se violó el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ya que “la sociedad demandante (…) ha adoptado dicho nombre comercial por más de 25 años para identificarse como comerciante ante el público consumidor” y que la Superintendencia “conocía que el nombre comercial contentivo de la expresión GATES era el nombre adoptado por THE GATES CORPORATION, nombre ampliamente conocido a nivel nacional e internacional, y mal hubiese podido registrar una marca que reproducía en su totalidad este nombre comercial, como lo fue la marca NEW GATES MIXTA (…)”.

Asimismo sostiene, la violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, toda vez que “la marca GATES+GRAFICA (sic) de mi representada THE GATES CORPORATION, es una marca famosa y notoriamente conocida en Colombia y el comercio internacional”.

Finalmente, alega la violación del artículo 82 literal h) de la misma decisión 344, ya que el signo solicitado permite “que se presente engaño tanto al público consumidor como a los medios comerciales, ya que estos creerán fácilmente que se trata de otra de las marcas de THE GATES CORPORATION y de un producto de la misma calidad y con las mismas características que han distinguido siempre a esa compañía”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la primera demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de la Resolución Nº 13514, “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en Decisión 344 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió legal y válidamente la Resolución que declara “infundadas las observaciones presentadas por la Sociedad The Gates Corporation y concediendo el registro de la marca ‘NEW GATES’ clase 18 a favor de la sociedad Kumis Internacional S.A.”.

Sostiene que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas ‘NEW GATES’ y ‘GATES’ para distinguir...