PROCESO 142-IP-2007
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 142-IP-2007
Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y de oficio, de los artículos 82 literal d) y 84 de la mencionada Decisión, así como del párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. Expediente Interno Nº 6637-EG. Actor: Sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION. Marca denominativa: “PRESTIGE”.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil siete, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador.
VISTOS:
Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 2 de octubre de 2007.
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Las partes.
Demandante: Sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION.
Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI.
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Tercero interesado: Sociedad BANCO DEL PICHINCHA S.A.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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HECHOS.
Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:
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La sociedad BANCO DEL PICHINCHA S.A., solicitó el 12 de marzo de 1996 el registro del signo denominativo PRESTIGE para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud a la cual le correspondió el Expediente Administrativo N° 66695-96.
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La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, presentó observaciones al registro del signo denominativo PRESTIGE con base en la marca KIMBERLY PRESTIGE, registrada en Ecuador bajo el número 1069-92 para amparar productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
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El Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante la Resolución N° 972971, de 8 de septiembre de 1999, rechazó las observaciones presentadas y concedió el registro del signo denominativo PRESTIGE.
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La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, el 7 de enero de 2000 interpuso ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala, demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.
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Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son las siguientes: los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
No se interpretará el literal h) del artículo 82, ya que no se relaciona con los puntos de discusión en el proceso interno.
De oficio, se interpretará los artículos 82 literal d) y 84 de la mencionada Decisión y párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 344
(…)
Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona
.
No podrán registrarse como marcas los signos que:
a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
(…)
d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse
;
(…)
Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;
(…)
d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida
;
(…)
Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
c) La antigüedad de la marca y su uso constante;
d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca
.
(…)
Decisión 486
(…)
(…)
No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad
.
(…)
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Consideraciones.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
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Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.
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Comparación entre marcas denominativas.
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Signos genéricos y descriptivos.
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La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Reproducción parcial de la marca notoriamente conocida.
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Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.
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REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS REGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.
En el proceso interno se discute la irregistrabilidad del signo denominativo PRESTIGE, ya que se afirma que es semejante a la marca denominativa KIMBERLY PRESTIGE. Por tal motivo, es pertinente referirse a los requisitos para el registro de marcas, la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.
Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.
La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores, evitando que sean engañados o que incurran en confusión sobre el origen empresarial, la calidad, condiciones, etc., de los productos o servicios.
La marca se define como un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Marco Matías Alemán expresa que las marcas son:
(...) signos utilizados por los empresarios en la identificación de sus productos o servicios, a través de los cuales busca su diferenciación e individualización de los restantes empresarios que se dediquen a actividades afines
.[1]
El tema de las funciones que cumple la marca ha sido propuesto por la doctrina así:
La primera función de las marcas y la más importante es la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos que la incorporan (…).
(…)
La segunda función que cumplen las marcas es la función indicadora de la calidad (…).
(…)
La tercera función de las marcas es la función condensadora del goodwill (…).
(…)
La cuarta y más controvertida función de las marcas es la función publicitaria, la cual presenta dos vertientes: información de los consumidores y persuasión. En relación con la primera de ellas, los empresarios utilizan las marcas con el fin de que los consumidores las asocien con una información lo más completa y precisa posible sobre los precios, el origen, la calidad y las características de sus respectivos productos. Por esta vía los empresarios consiguen atraer a los consumidores a través de una publicidad informativa y sugestiva (…)
.[2]
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de las funciones de la marca en varias de sus providencias, así:
Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen...
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