PROCESO 116-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 116-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 146, 147, 150 y 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Actor: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

Marca: “CHINOLA”.

Expediente Interno: Nº 338-06.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos días del mes de octubre del año dos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, en lo principal, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 5 de septiembre de 2007.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

   La parte demandada la constituye: el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú.

   El tercero interesado en esta causa es: la sociedad S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. (JOHNSON).

2. Acto demandado

   La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. plantea que se declare la nulidad de la Resolución Nº 1205-2005/TPI-INDECOPI, de 15 de noviembre de 2005, que decidió “Confirmar la Resolución Nº 7910-2005/OSD y, por sus efectos, la Resolución Nº 12699-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2004, que denegó el registro de la marca de producto CHINOLA, solicitado por Intradevco Industrial S.A. (Perú)”.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

   - El 19 de marzo de 2003, la sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos de la República del Perú, el registro del signo “CHINOLA”, para distinguir “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, betunes”, productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - El 20 de junio de 2003, la sociedad S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. (JOHNSON) presentó oposición al registro solicitado con fundamento en la marca de su propiedad “CHINOLA”, registrada en Colombia, Certificado Nº 81.115. A efectos de acreditar su interés real en el mercado peruano, presentó la solicitud de registro del signo “CHINOLA” en la clase 3 para distinguir “betún y productos para el cuidado del calzado, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentríficos”.

   - El 2 de septiembre de 2003, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. absolvió la oposición afirmando ser propietaria de la marca CHINOLA, en Ecuador, conforme un Contrato de Cesión de Derechos otorgado por la Compañía DISMA CIA. LTDA. de fecha 14 de marzo de 2003 (sobre un registro obtenido en el año de 1986).

   Afirmó, asimismo, que el 28 de febrero de 2003, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. solicitó el registro de la marca CHINOLA en Bolivia.

   - El 18 de noviembre de 2003, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. informó a la Oficina de Signos Distintivos, que con fecha 28 de octubre de 2003 interpuso en Colombia una acción de cancelación contra el registro de la marca CHINOLA, Certificado Nº 81.115, debido a que la empresa S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. no ha usado la marca CHINOLA durante los tres años anteriores a la interposición de dicha acción. Solicitó, adicionalmente, que se suspenda la tramitación del procedimiento al haber surgido una cuestión contenciosa que requiere de pronunciamiento previo.

   - El 13 de febrero de 2004, S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A., en atención a la cancelación interpuesta en Colombia contra la marca CHINOLA, adjuntó diversas pruebas que –según manifestó- había presentado en el expediente respectivo en dicho país.

   - El 21 de octubre de 2004, la Oficina de Signos Distintivos expidió la resolución Nº 012699-2004/OSD-INDECOPI, en la cual resolvió declarar fundada la oposición de JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. y, denegó el registro del signo “CHINOLA” a favor de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., expresando, entre otros argumentos, que el registro de la marca de producto “CHINOLA” registrado en Colombia a favor de la opositora fue concedido en 1973, es decir, con anterioridad al registro ecuatoriano del mismo signo, y, que si bien la solicitante alega haber solicitado la cancelación por falta de uso de dicha marca en Colombia, dicha marca aún sigue vigente, en tanto la autoridad competente no se pronuncie en sentido contrario.

   - El 16 de noviembre de 2004, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. presentó recurso de reconsideración contra la resolución emitida, adjuntando, además, el registro de la marca CHINOLA recientemente concedido en Bolivia y solicitando que se centre la discusión jurídica en determinar qué empresa tiene mejor derecho a registrar en el Perú la marca CHINOLA, aplicando para ello el principio de prioridad de una solicitud.

   - El 10 de diciembre de 2004, S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. absolvió el traslado de la reconsideración interpuesta manifestando que dicho recurso carece de nueva prueba instrumental relevante, ya que el registro en Bolivia presentado por la solicitante ya fue analizado, existiendo un pronunciamiento al respecto.

   - El 4 de febrero de 2005, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. presentó a la Oficina de Signos Distintivos una copia de la Resolución No. 26694, de 27 de octubre de 2004, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por la cual resolvió cancelar parcialmente el Registro Nº 81.115 (marca CHINOLA), en el sentido de excluir productos de la Clase 3; y, limitando a la marca “CHINOLA” de S.C. JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. a amparar únicamente “preparaciones para limpiar”.

   INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. presentó el recurso de apelación en contra de la mencionada resolución, a efectos de que se cancele totalmente el registro No. 81.115.

   - El 16 de junio de 2005, la Oficina de Signos Distintivos expidió la resolución Nº 007910-2005/OSD-INDECOPI, declarando infundado el recurso de reconsideración formulado por INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.

   - El 13 de julio de 2005 INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. interpuso recurso de apelación contra la resolución Nº 007910-2005/OSD-INDECOPI.

   - El 15 de noviembre de 2005, la Presidente de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, emitió la resolución Nº 1205-2005/TPI-INDECOPI, que decidió “Confirmar la Resolución Nº 7910-2005/OSD de fecha 16 de junio del 2005 y, por sus efectos, la Resolución Nº 12699-2004/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre de 2004, que denegó el registro de la marca de producto CHINOLA, solicitado por Intradevco Industrial S.A. (Perú)”.

   b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda

   La sociedad INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., domiciliada en Lima, por intermedio de su apoderado presenta demanda de impugnación de resolución administrativa, a través de un procedimiento especial, manifestando, en lo principal, lo siguiente:

   Indica que la resolución impugnada aplica indebidamente las normas establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las Leyes del Procedimiento Administrativo General.

   Sostiene que “Del análisis de la resolución que es materia de impugnación se observa que el argumento fundamental de la OSD y del Tribunal para desestimar nuestra solicitud de registro de la marca CHINOLA consiste en que S.C JOHNSON & SON COLOMBIANA S.A. tiene derecho sobre el mismo signo CHINOLA registrado en Colombia y que el artículo 147º (sic) de la Decisión 486 faculta a presentar oposiciones en los demás países miembros al titular de una marca idéntica para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca a (sic) pueda inducir al público a error”.

   Considera que no resulta conveniente la aplicación del artículo 147 de la Decisión 486 para el caso en que “(…) existan dos titulares de una misma marca en diferentes países miembros y uno de ellos decida presentar la solicitud de registro de su marca en un tercer país miembro. En este caso no se puede hablar de la existencia de un mejor derecho absoluto para registrar la marca en un tercer país, ni tampoco se puede decir que si uno de los titulares de la marca en su respectivo país decide presentar su marca en un tercer país (diferente a aquellos en donde la marca se encuentra previamente registrada) está afectando el mejor derecho del titular de la marca que no presentó la solicitud de registro en dicho tercer país. Es claro que en ese caso cada uno de los respectivos titulares de dicha marca ejerce sus derechos válidamente en los países en los que tenía previamente registrada su marca y que si uno de ellos decide ampliar sus derechos mediante la solicitud de registro en un tercer país no esta afectando un mejor derecho del otro titular, porque en este caso no existe un mejor derecho para presentar la solicitud de registro en un tercer país. En dicho caso, como señalamos a lo largo del procedimiento administrativo, el mejor derecho para la solicitud de registro en un tercer país la adquiere quien presenta primero su solicitud marcaria en ese tercer país”.

   En este sentido...