PROCESO 114-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 114-IP-2007

Interpretación prejudicial del artículo 58 literal g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del último párrafo del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador; e interpretación, de oficio, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344. Marca: NIKE. Actor: sociedad CAMPOMAR S.L. Proceso interno Nº 8857-01-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

El Oficio Nº 690-TDCA-8857-2S, de 14 de junio de 2007, recibido en este Tribunal el 9 de julio de 2007, con sus respectivos anexos, por el que la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, a través de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial “de los artículos 56, 58 literal g) y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Primera Disposición Transitoria de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y Art. 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” dentro del proceso interno Nº 8857-01-LYM;

El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad CAMPOMAR S.L. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, Procurador General del Estado. Tercero interesado: NIKE INTERNATIONAL LTD.

1. Hechos

   El 1 de diciembre de 1986, la sociedad CAMPOMAR S.L. presentó solicitud de registro como marca del signo NIKE, para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. El Director Nacional de Propiedad Industrial, el 14 de marzo de 1988 concedió el registro del signo solicitado, el cual fue renovado el 13 de septiembre de 1993.

   El 12 de noviembre de 1997, NIKE INTERNATIONAL LTD. presentó acción de cancelación contra la marca NIKE. El 12 de junio de 2001, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resolvió “Que ha lugar la acción interpuesta por la Compañía NIKE INTERNATIONAL LTD, para declarar la cancelación del Registro No. 566-88 (…) mediante la (sic) cual se concede el registro de la denominación ‘NIKE (palabra)’ (…)”.

   Contra dicho pronunciamiento, la sociedad CAMPOMAR S.L. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda

   La actora dice que CAMPOMAR S.L. es una compañía española que en “1984 adquirió los derechos sobre la empresa PERFUMES NIKE y todas sus marcas” que “comercializaba una línea de productos de perfumería, aceites esenciales y cosméticos identificados inicialmente con la marca ‘PERFUME NIKE’” registrada en España desde 1940.

   Sostiene que la Resolución impugnada fue emitida violando la disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, los artículos 58 g) y 76 de la Decisión 85, ya que los miembros del Comité “concluyen que es aplicable la Decisión 344. Esta es la equivocación fundamental, que determina la ilegalidad de la resolución (…)”. Considera que, de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la norma aplicable para la cancelación era la que se encontraba vigente al momento de solicitarse el registro por lo que “no existe posibilidad de confusión: al derecho legalmente concedido sobre la marca ‘NIKE’ de CAMPOMAR S.L. le son aplicables las disposiciones de la Decisión 85”.

   Manifiesta que “la cancelación del registro de la marca ‘NIKE’, de propiedad de CAMPOMAR S.L., solo procedería si se llega a demostrar que su registro contravino los Arts. 56 y 58 de la Decisión 85. Si bien el apoderado de NIKE INTERNATIONAL LTD. adujo una supuesta ilegalidad de este registro marcario (…) aquello no se demostró” y “se concentró en demostrar la notoriedad de la marca ‘NIKE’ de NIKE INTERNATIONAL LTD”. Dice que “La Decisión 85, entonces, protegía las marcas notorias pero solo contra el registro de otras confundibles y únicamente cuando los productos sean idénticos o similares. Por tanto, la marca de CAMPOMAR S.L. no estaba impedida de registrarse por esta causa y, en consecuencia, tampoco procede la cancelación de aquella con fundamento en la notoriedad de la marca ‘NIKE’ de NIKE INTERNATIONAL LTD. La única razón por la cual procedería la cancelación de la marca ‘NIKE’ de CAMPOMAR S.L., conforme lo establece el Art. 76 de la Decisión 85, es que el registro se haya efectuado en contravención de los Arts. 56 y 58 de esa misma Decisión”.

   Respecto al artículo 108 de la Decisión 344 dice que quien “podría solicitar la cancelación del registro de una marca al amparo de esta norma, era el titular legítimo de una marca notoria” y que el signo NIKE fue otorgado en un inicio a PERFUMES NIKE y “la titular legítima de esta marca ahora es CAMPOMAR S.L. y gracias al esfuerzo de su antiguo propietario y de esta empresa, ha adquirido amplio prestigio y notoriedad”.

   Finalmente argumenta que “una de las condiciones para que proceda la cancelación del registro de la marca ‘NIKE’ es que ésta sea confundible con la marca de NIKE INTERNATIONAL LTD. y aquello no es posible debido a que la marca de CAMPOMAR S.L. es notoriamente conocida (…) por lo que merece mayor protección”.

   d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “a) Niego los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda. b) Ratifico la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales (…). c) Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente (…)”.

   La Delegada del Procurador General del Estado, contesta la demanda manifestando que acude “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

   El Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, contesta la demanda afirmando...