PROCESO 118-IP-2007

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 118-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: OLYMPUS y diseño. Actor: sociedad OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED. Proceso Interno Nº 7434-00-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil siete.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Doctor Wilson Peralvo Campaña, relativa a los artículos 81, 82, 83 y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso interno Nº 7434-00-LYM;

El auto de 12 de septiembre de 2007, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso

   Demandante: OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED. Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial. Tercero interesado: OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

2. Los hechos

   El 15 de noviembre de 1999, la sociedad OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS y REASEGUROS S.A. solicitó el registro como marca del signo “OLYMPUS Y DISEÑO” para distinguir servicios de la Clase 36. El 1 de febrero de 2000, la sociedad OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED presentó observación al registro solicitado sobre la base de su marca OLYMPUS Y DISEÑO registrada para proteger productos de la Clase 9.

   Por Resolución Nº 977333, de 23 de junio de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resuelve “rechazar la observación planteada por OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED y conceder el registro del signo solicitado”, argumentando que el signo ‘OLYMPUS Y DISEÑO’, no se encuentra incurso en las disposiciones prohibitivas de los Arts. 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 (…)”.

   Contra esta Resolución OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED presenta recurso subjetivo o de plena jurisdicción.

   c) Fundamentos jurídicos de la demanda

   La empresa OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED, sostiene que se violaron los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales, a), d) y e), 84 y 95 inciso segundo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Dice que tiene registrada en el Ecuador la marca OLYMPUS para distinguir productos de las clases 9, 2 y 16 y que “En la Comunidad Andina, los productos de las marcas ‘OLYMPUS’ gozan de amplia aceptación en el mercado, pues tienen el amparo de una denominación famosa y notoriamente conocida (…) se encuentran registradas en los cinco países de la Comunidad Andina (…)”. Anexa cuadros para demostrar la relación de registros marcarios de los cuales es titular. Y que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial “ya RECONOCIÓ la notoriedad de las marcas OLYMPUS de propiedad de OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMITED” por lo que “no era necesario aportar prueba alguna respecto de la notoriedad de las marcas ‘OLYMPUS’ (…)” ya que de acuerdo a la norma interna “no debe probarse más de una vez un mismo hecho (…)”.

   Sobre la violación de los artículos 81, 82 literales a) y h) de la Decisión 344 dice que “el signo mixto ‘OLYMPUS’ solicitado para registro como marca por OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., no es distintivo frente a las notorias y famosas marcas ‘OLYMPUS’ (…)” de las cuales es titular la empresa demandante. De igual forma considera que las marcas en conflicto son: “Exactamente iguales”. Sostiene que conforme a lo establecido por el artículo 82 literal h) de la Decisión 344, el Director Nacional de la Propiedad Industrial no podía conceder dicho registro marcario por cuanto “(…) causaría un indiscutible engaño al público consumidor, así como también a los medios comerciales respecto del origen empresarial de los productos (…)”.

   Respecto a la violación del artículo 83 literales d) y e) de la Decisión 344 dice que “para los casos de marcas NOTORIAS no opera la regla de la especialidad, por lo que no interesa que los signos amparen productos de diversa clase como sucede en el presente caso (…)” considera igualmente que los principios de especialidad y de territorialidad: “no son aplicables frente a marcas notorias y las reglas de comparación entre marcas tienen que ser interpretadas a favor de la confusión de los signos (…)”.

   Finalmente, sobre la violación del segundo párrafo del artículo 95 dice que se dio una “escasa e indebida motivación del acto administrativo impugnado”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contesta la demanda y dice: “Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Me ratifico en la Resolución Nº 977333 (…) pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones: “a.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda (…)”. Hace un recuento de los hechos y de la Resolución emitida por esta Dirección y concluye diciendo que el registro fue otorgado porque: “no se encontraba incurso en las disposiciones prohibitivas de los arts. 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 (…)”.

   La sociedad OLYMPUS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. tercero interesado en el proceso, contesta la demanda y se refiere al “Legitimo (sic) Derecho de OLYMPUS COMPAÑÍA de SEGUROS y REASEGUROS S.A. para registrar la marca de servicios OLYMPUS Y DISEÑO” dice que “usa el nombre comercial ‘OLYMPUS’ desde hace varios años, debidamente aprobado por la Superintendencia de Bancos y Seguros (…) como una compañía especializada en el ramo de los seguros en el Ecuador”. Sostiene que “Ha existido coexistencia del nombre comercial de mi mandante con las marcas del observante (…)” y que las marcas registras “protegen productos de las clases internacionales 9, mientras que la denominación solicitada (…) protege productos de la clase internacional 36 (…)”.

   Considera que: “la marca cuyo registro se ha solicitado OLYMPUS Y DISEÑO, constituye un signo suficiente (sic) distintivo de las marcas ‘supuestamente notorias’ OLYMPUS. En efecto, la denominación cuyo registro fue solicitado por mi mandante se conforma de una palabra y el diseño característico lo cual la hace suficientemente distintiva, mientras que las marcas registradas son una sola palabra (…). Es decir, no existe semejanza entre los signos en conflicto y por consiguiente nos permite concluir que el público consumidor jamás podrá confundirse ni ser inducido a error respecto a las denominaciones en conflicto”. De igual forma hace mención a que el registro del signo solicitado no contraviene normas comunitarias ni legislación interna por lo que es “perfectamente registrable”.

   Argumenta además que “OLIMPUS (sic) OPTICAL COMPANY LIMITED, CARECE DE DERECHO PARA IMPUGNAR EL REGISTRO DE LA MARCA OLYMPUS Y DISEÑO (…) puesto que (…) la solicitud de registro de mi mandante se ajusta a las disposiciones supra regionales y nacionales vigentes y a las de la Decisión 344”.

   Por lo tanto insiste en que la Resolución impugnada “no viola norma alguna, todo lo contrario se halla perfectamente fundamentada, por lo que no podrá declarársele ni ilegal, ni nula, en vista de que obró conforme a derecho (…)”.

   Así mismo, señala las excepciones siguientes: “1. Niego todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. 2. Niego que el Director Nacional de la Propiedad Industrial haya violado norma alguna al dictar su resolución No. 977333 (…). 3. Niego que el signo OLYMPUS, sea notoriamente conocido menos aún en el Ecuador. 4. Niego que las marcas OLYMPUS y OLYMPUS Y DISEÑO, tengan semejaza gráfica y visual. 5. Niego que...