PROCESO 109-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 109-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

Marca: “HEMOXIN” (denominativa).

Expediente Interno N° 2007-00217.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los nueve (9) días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticuatro (24) de octubre de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad GENFAR S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 28400 de 23 de noviembre de 2004, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades LABORATORIOS SYNTESIS LTD. & CÍA S.C.A. y TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “HEMOXIN” (denominativo), para distinguir productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad GENFAR S.A.

   - Resolución No. 1201 de 26 de enero de 2005, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 26167 de 11 de octubre de 2005, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28400 de 23 de noviembre de 2004.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 5 de marzo de 2004, la sociedad GENFAR S.A. solicitó el registro del signo “HEMOXIN” (denominativo), para distinguir productos veterinarios, comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 539 de 30 de abril de 2004.

      - La sociedad LABORATORIOS SYNTESIS LTD. & CÍA S.C.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca ”DERMOXIN” (denominativa), para distinguir un producto de uso veterinario, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca ”HEMOSINA” (denominativa), para distinguir productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 23 de noviembre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 28400, por medio de la cual resolvió declarar infundadas las oposiciones formuladas por las sociedades LABORATORIOS SYNTESIS LTD. & CÍA S.C.A. y TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “HEMOXIN” (denominativo), para distinguir productos veterinarios comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad GENFAR S.A.

      - Las sociedades LABORATORIOS SYNTESIS LTD. & CÍA S.C.A. y TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 26 de enero de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 1201, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 11 de octubre de 2005, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 26167, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 28400 de 23 de noviembre de 2004, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la sociedad GENFAR S.A. solicitó el registro del signo marcario HEMOXIN, que al igual que la marca de mi poderdante HEMOSINA, contiene la raíz de uso común HEMO que hace alusión a la sangre, raíz que hace parte de palabras de utilización común HEMOcrito, HEMOrragia, y de las marcas registradas HEMOMALT (…), HEMOANTIN (…), HEMOARSAN (…), HEMOBULIN (…) con la mencionada connotación de enmarcarlas dentro del concepto universal de ‘sangre’, más sus respectivos rasgos propios que les otorga el carácter de particularidad. El significado y uso común de la expresión ‘HEMO’ en la Clase 05 internacional de productos farmacéuticos, hace de este prefijo una expresión no susceptible de apropiación privada, y tampoco sujeta del estudio de confundibilidad de las marcas en controversia (…)”.

      - “Tenemos que la marca HEMOSINA de mi mandante distingue productos de la Clase 5 Internacional ‘FARMACÉUTICOS PARA USO HUMANO, VETERINARIOS E HIGIÉNICOS, SUSTANCIAS DIETÉTICAS PARA USO MÉDICO, ALIMENTOS PARA BEBÉS, EMPLASTOS, MATERIAL PARA CURAS (APÓSITOS)’ y el signo HEMOXIN irregularmente registrado fue concedido también para distinguir productos veterinarios de la Clase 5 Internacional, así las cosas las marcas confrontadas distinguen el mismo género de productos de la clase 5 internacional, con idénticas finalidades terapéuticas, circunstancia que demandaba por parte de la Superintendencia un estudio reflexivo de la mayor estrictez apropiado al caso concreto, como quiera que la situación en estudio genera una situación de duda reflexiva en orden a la absoluta confundibilidad de los signos en razón a que a la par identifican productos de la clase 5 internacional, duda que debió ser resuelta inspirada en el valor principal de la salud, prefiriendo la marca registrada”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Resulta claro que al momento de realizar el examen de confundibilidad se debe excluir la partícula de uso común, es decir, HEMO, y el análisis sólo debe centrarse entre XIN y SINA, entre las cuales no existe confusión, por cuanto existen diferencias de orden gramatical, permitiendo la coexistencia de los signos en debate en el mercado”.

      - “(…) la conexidad entre los productos no puede fundamentarse en la finalidad de restablecer el estado de salud de forma genérica. Por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad GENFAR S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Es innegable que ambos signos comparten la partícula HEMO, no obstante su desinencia XIN y SINA, presenta diferencias redundantes que impiden que se presente confusión”.

      - “(…) las letras ‘S’ y ‘X’ no son ni fonética, ni gramaticalmente iguales, ni ‘tienen la misma pronunciación’ tal como lo pretende señalar el demandante argumentando que ‘se pronuncian absolutamente igual por ser ambas consonantes de pronunciación fricativa sorda’. Aceptar dicho argumento implicaría reconocer que en el argot común sería aceptable o correcto decir EXAMINAR y/o ESAMINAR, EXISTIR y/o ESISTIR lo cual a todas luces es contrario a las reglas gramaticales y al buen uso del castellano, además de despojar a dichas palabras de su contenido propio como resultado de su deformada pronunciación y entendimiento”.

      - “(…) ninguna de las marcas en estudio distingue los mismos productos o servicios, en consecuencia el uso del signo distintivo que individualiza los mismos, NO causa o podría causar riesgo de confusión o asociación, respecto del público consumidor al que va dirigido, puesto que el uso de los productos, la materia prima que se utiliza en uno y otro producto no es la misma, el lugar específico donde se ofertan, los canales de distribución en que se ofrece al consumidor, la particularidad y diferenciación que imprime la marca institucional de cada uno de los laboratorios, disuelve cualquier posibilidad de que un consumidor normal sea víctima de una confusión directa o indirecta al momento de elegir el producto deseado”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El...