PROCESO 110-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 110-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 82 literales a) y d) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con la solicitud realizada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: María Lía Mejía Uribe. Marca: “DUCTWRAP” (denominativa). Expediente Interno: 2005-00277.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal, aprobado por medio de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de xx de octubre de 2011.

ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

   Demandante: María Lía Mejía Uribe

   Demandados: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

   Tercero interesado: FIBERGLASS COLOMBIA S.A.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   El 20 de diciembre de 1994, la sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo DUCTWRAP (denominativo) para distinguir productos de las clases 11 y 17 de la Clasificación Internacional de Niza.

   La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 6493, de 31 de marzo de 1995, concedió el registro solicitado en la clase 17, y mediante la Resolución Nº 6494, de 31 de marzo de 1995, lo concedió en la clase 11.

   Las dos Resoluciones fueron renovadas mediante la aceptación de las solicitudes respectivas presentadas el 29 de octubre de 2004.

   La señora María Lía Mejía Uribe presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.

   La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de 27 de abril de 2006, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad FIBERGLASS COLOMBIA S.A.

2. Fundamentos de la demanda:

   La demandante, señora María Lía Mejía Uribe manifiesta lo siguiente:

   Refiriéndose a la violación del artículo 135 de la Decisión 486, alegó que la marca DUCTWRAP (denominativa) es un nombre genérico que describe el producto que pretende identificar, y que, como tal, está prohibido su registro.

   En este sentido, agrega, es un signo que carece de la distintividad suficiente para distinguir un producto/servicio de otro y que por lo mismo podría inducir a confusión al público que pretende adquirirlo.

3. Fundamentos del demandado:

   La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la demanda en los términos siguientes:

   Reiteró que del examen de confundibilidad se concluyó que el signo cuyo registro se solicita no estaba incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad y que cumplía con todos los requisitos establecidos para su registro.

   Consideró que era claro que gozaba de distintividad y que no sería capaz de inducir a confusión o engaño al consumidor en cuanto a las características, calidad y otras propiedades de los productos que pretende identificar.

   Destacó que la expresión DUCTWRAP es una expresión en el idioma inglés, el cual no es dominio de la mayoría de la población colombiana, por lo que no evocaría ninguna idea para muchos consumidores.

   El tercero interesado, FIBERGLASS COLOMBIA S.A., manifiesta lo siguiente:

   Presentó escrito de intervención en el que propuso varias excepciones, tales como la inaplicabilidad de la Decisión 486, toda vez que la normativa vigente al momento de concesión de la marca DUCTWRAP, en las Clases 11 y 177, era la Decisión 344.

   De igual forma, propuso la excepción de falta de señalamiento de las normas violadas.

   En cuanto al argumento de que según las traducciones aportadas, el signo DUCTWRAP traduce textualmente el producto que pretende identificar, manifestó que no era de recibo, toda vez que la Decisión 344 no la incluye como causal de irregistrabilidad.

   Además, señaló que las palabras en idioma extranjero no se presumen de conocimiento común sino que se considera que son un signo de fantasía que por lo mismo son registrables.

   Aseveró que la marca DUCTWRAP no era genérica ni descriptiva. Sostuvo que su configuración respondía a lo que la doctrina ha clasificado como signos evocativos, ya que la misma no es una expresión que exclusivamente se utilice en el comercio para designar o describir de manera directa los productos de las clases 11 y 17 internacionales.

   CONSIDERANDO:

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

   Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas:

   En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 136, 154, 172, 274, 276 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y del artículo 82 y la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 344.

   Debido a que la presentación de la solicitud de registro de la marca DUCTWRAP en la Clases 11 y 17, fue el 31 de marzo de 1995, en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dicha normativa es la aplicable al caso concreto. En ese sentido, se restringirá la interpretación del artículo 82 de la Decisión 344 a sus literales a) y d); y, de oficio, se interpretarán el artículo 81 de la misma normativa y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 344

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   (…)

   Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

   Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

   DECISIÓN 486

   DISPOSICIONES TRANSITORIAS

   PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

   Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

   (...).

1. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

   El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo DUCTWRAP (denominativo) se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

   Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

   Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de...