PROCESO 106-IP-2011

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 106-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en relación con la solicitud realizada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: Luz Nancy Mantilla Calderón. Marca: “CARBONERA” (mixta). Expediente Interno: 2003-00001.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 09 días del mes de noviembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

ANTECEDENTES:

  1. Partes en el proceso interno:

    Demandante: Luz Nancy Mantilla Calderón

    Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

    Tercero interesado: Gildardo Hernán Pérez

  2. Determinación de los hechos relevantes:

    El 12 de octubre de 2000, la señora Luz Nancy Mantilla Calderón, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro del signo CARBONERA (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 505 del 27 de junio de 2011.

    El señor Gildardo Hernán Pérez, se opuso al registro del signo solicitado, pues consideró que se confundía con la marca CARBÓN (denominativa), previamente registrada a su favor, para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.

    Mediante Resolución Nº 43513, de 24 de diciembre de 2001, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición y negó el registro del signo CARBONERA (mixta), para distinguir servicios comprendidos en la categoría 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

    Mediante las Resoluciones Nº 04685, de 19 de febrero de 2002, y Nº 20570, 27 de junio de 2002, se resolvieron los recursos de reposición y apelación confirmando lo decidido en la Resolución Nº 43513.

  3. Fundamentos de la demanda:

    La señora Luz Nancy Mantilla Calderón, sustenta su demanda en lo siguiente:

    Manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 135 de la Decisión 486, pues negó el registro del signo CARBONERA (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo ésta la capacidad intrínseca y extrínseca para poder ser considerada como marca.

    Aduce que el signo CARBONERO (mixto) tiene capacidad para distinguir frente a los demás competidores.

    Señala que la marca CARBÓN (denominativa) no es distintiva.

    Manifiesta que el signo CARBONERO (mixto) se diferencia de la marca CARBÓN (denominativa) debido a que la primera hace referencia a un adjetivo mientras la segunda a un sustantivo.

    Indica que ambos signos son fonética y visualmente diferentes y que por lo tanto pueden coexistir en el mercado.

    Señala que ambas expresiones han coexistido pacíficamente durante 10 años sin generar confusión.

  4. Fundamentos del demandado:

    La Superintendencia de Industria y Comercio se opone a las pretensiones de la demanda en los términos siguientes:

    Señala que existe identidad fonética, visual y auditiva entre los signos CARBONERO y CARBÓN.

    Aduce que el elemento predominante en la solicitud de registro es el denominativo y que ello hace que ambos signos hagan referencia a una misma palabra relevante, a saber, CARBÓN.

    Manifiesta que la semejanza nominativa entre ambos signos y la cercanía de los productos que ofrecen, hace que el signo CARBONERO, según lo establece el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, sea irregistrable.

    El tercero interesado no contestó la demanda.

    CONSIDERANDO:

    Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

    Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad.

    Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 24 de octubre de 2011.

    Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas:

    En el presente caso, el Juez Nacional ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    Sin embargo, debido a que la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CARBONERO (mixto) fue el 12 de octubre de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria, de oficio, se interpretarán los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No se interpretarán los artículos solicitados por el consultante por no ser aplicables al caso concreto.

    En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

    DECISIÓN 344

    DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

    Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

    Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

    (…)

    Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

    a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

    (…)

    DECISIÓN 486

    DISPOSICIONES TRANSITORIAS

    PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

    En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

    Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

    (...).

  5. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO.

    El Juez Consultante solicitó la interpretación de normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pero la solicitud de registro como marca del signo CARBONERA (mixto), se realizó al amparo de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por tal motivo es necesario abordar el tema de la aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

    Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior.

    Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una...

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