PROCESO 099-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 099-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Marca: SOL Y ARENA (denominativa). Actor: Comercializadora Internacional CONFEXMODA S.A. Expediente Interno Nº 2007-00025.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de septiembre de 2011.

1. LAS PARTES:

   Demandante: Comercializadora Internacional CONFEXMODA S.A.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

   Tercero interesado: ARENA DISTRIBUTION S.A.

2. HECHOS:

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      El 10 de septiembre de 2003, CONFEXMODA S.A., quien posteriormente le cedió a C.I. CONFEXMODA S.A. la petición de registro, solicitó ante la SIC el registro del signo SOL Y ARENA (denominativo) en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 550, de 31 de marzo de 2005, siendo que ARENA DISTRIBUTION S.A. presentó oposición en contra de la solicitud de registro en base a su marca registrada ARENA (denominativa).

      Mediante Resolución Nº 27685, de 24 de octubre de 2005, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición formulada, denegando así el registro del signo solicitado.

      CONFEXMODA S.A. interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, siendo resuelto el primero a través de la Resolución Nº 004692, de 27 de febrero de 2006 y, el segundo, a través de la Resolución Nº 14112, de 31 de mayo de 2006, confirmando ambas la resolución impugnada.

   2. La demandante Comercializadora Internacional CONFEXMODA S.A. manifestó lo siguiente:

      - El signo solicitado SOL Y ARENA (denominativo) de la Clase 25 no resulta confundible con la marca registrada ARENA (denominativa). Además, los productos a distinguir son diferentes, ya que el signo solicitado SOL Y ARENA (denominativo) pretende distinguir “ropa de playa, trajes de baño, salidas de baño, entre otros” y la marca registrada ARENA (denominativa) distingue “vestido, calzado y sombrería”, sin que ninguno de ellos pueda ser sustituido por los demás productos, es decir, no existe posibilidad de intercambiabilidad alguna entre dichos productos.

   3. La demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia señaló lo siguiente:

      - Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor, ya que comparten la palabra ARENA, que es la expresión principal de la marca previamente registrada, lo que claramente no le otorga a la marca solicitada la distintividad suficiente para cumplir con su función diferenciadora en el mercado.

      - Las palabras “SOL Y” no le otorgan la suficiente distintividad habida cuenta que SOL es una expresión de baja distintividad debido a que hace parte de varios otros registros marcarios que distinguen también productos de la Clase 25.

      El tercero interesado ARENA DISTRIBUTION S.A. no contestó la demanda.

3. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 inciso primero, 136 literal a) y 139 de la Decisión 486, sin embargo, no procede la interpretación del artículo 139 por no ser pertinente. En consecuencia, se interpretarán los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió denegar el registro del signo solicitado SOL Y ARENA (denominativo) en la Clase 25. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

   • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

   En las anteriores...