PROCESO 104-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 104-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: JAFER LIMITED.

Marca: “OHM” (mixta).

Expediente Interno N° 2003-00210.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintidós (22) de septiembre de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad JAFER LIMITED.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO –SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad ELLIPSE S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad JAFER LIMITED plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 31966 de 30 de septiembre de 2002, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar fundada la oposición formulada por la sociedad ELLIPSE S.A.; y, en consecuencia, negar el registro del signo “OHM” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad JAFER LIMITED.

   - Resolución No. 2792 de 31 de enero de 2003, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 05671 de 27 de febrero de 2003, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 31966 de 30 de septiembre de 2002.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 28 de agosto de 2001, la sociedad JAFER LIMITED solicitó el registro del signo “OHM” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 29 de abril de 2002, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 515.

      - La sociedad ELLIPSE S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas HOM, EQUS BY HOM, NEW BY HOM, registradas en la clase 3.

      - El 30 de septiembre de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 31966, por medio de la cual resolvió declarar fundada la oposición formulada por la sociedad ELLIPSE S.A.; y, en consecuencia, negar el registro del signo “OHM” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad JAFER LIMITED.

      - El 1 de noviembre de 2002, la sociedad JAFER LIMITED interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

      - El 31 de enero de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 2792, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 27 de febrero de 2003, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 05671, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 31966 de 30 de septiembre de 2002, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad JAFER LIMITED, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio partió “de un análisis fonético equivocado de la expresión OHM, en razón a que desconoce cuál es la verdadera pronunciación de esta expresión, que a pesar de estar conformada por letras coincidentes con las de las marcas HOM, EQUS BY HOM, y NEW BY HOM, el cambio de la posición de las mismas determina que tenga una pronunciación fonética de conjunto completamente diferente a las marcas de Ellipse S.A.”.

      - “(…) la marca HOM es un fonema conocido dentro de la lengua española, que se pronuncia como /OM/, donde la letra H resulta al estar al inicio de la expresión. Este fonema /HOM/ es conocido dentro de la lengua española por ser la raíz de la palabra HOMBRE y sus acepciones, por lo que es un fonema que resulta de una lectura silábica normal, que se lee tal y como se escribe”.

      - “(…) queda evidenciado que el signo de JAFER LIMITED es una marca arbitraria, con identidad propia, que resulta lo suficientemente distintiva frente a las marcas HOM, NEW BY HOM, EQUS BY HOM, para identificar una misma clase de productos dentro del mercado”.

      - “El registro de la marca O.H.M. YANBAL ha coexistido a nivel registral y de mercado con las marcas HOM, EQUS BY HOM, y NEW BY HOM, las cuales estaban en cabeza de la sociedad Mercantil S.A. y en consecuencia su coexistencia pacífica aseguró que las mismas fueran identificadas por el público consumidor como provenientes de diferentes fuentes empresariales”.

      - “La Superintendencia desconoció el derecho que existe en cabeza del titular de un signo registrado de solicitar el registro del mismo signo, o uno con ciertas variaciones, como sería el caso de la marca OHM, prácticamente idéntica a la marca registrada, esta protección se extiende a los productos de la misma clase e incluso a productos comprendidas (sic) en diversas clases internacionales”.

      - (…) resulta obvio que la marca HOM no es más que una derivación de la palabra HOMME que significa hombre, y que es de uso común dentro de los productos de la clase tres internacional, haciendo evidente la debilidad de la fuerza distintiva del mismo”.

      - “(…) el uso de la palabra HOM en el mercado de la clase 3 internacional, en Colombia y en el mundo ha llevado a que se utilice como descriptiva de los productos de la clase tres. El carácter genérico o descriptivo del fonema HOM (raíz de hombre), que se pronuncia igual que HOMME, que significa HOMBRE en francés, dentro del mercado de la clase 3 internacional, impide que los participantes de este mercado pretendan un derecho de exclusividad sobre el mismo, o que la Superintendencia le otorgue a la sociedad Ellipse un derecho de exclusividad sobre dicho término”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) habida cuenta del indudable predominio del elemento denominativo de la marca ‘OHM’ en detalle, es evidente que el medio que utiliza el consumidor para solicitar el producto es la denominación; así se tiene que efectuado el análisis conjuntual de las marcas en debate ‘OHM’ y ‘HOM’ desde el punto de vista fonético, se concluye en forma clara y precisa sin llegar descomponer (sic) la unidad fonética en fonemas o voces parciales, que la marca solicitada está estructurada por tres (3) letras y a su vez, la marca anteriormente registrada contiene las mismas tres (3) letras en diferente posición, circunstancia que no impide que se pronuncien de igual forma en razón a que la letra H es muda lo que conlleva a que inevitablemente las marcas enfrentadas se pronuncien como ‘OM’ y ‘OM’, como se sostuvo acertadamente en los actos administrativos acusados”.

      - “La marca solicitada ‘OHM’ (mixta) pretende distinguir productos comprendidos en la clase 3 de la nomenclatura vigente; de otra parte, la marca ‘HOM’ (nominativa) registrada con anterioridad distingue también productos de la clase 3, se presenta una indudable relación de productos para el consumidor que lo conllevaría a pensar, que existe una vinculación o (sic) económica entre los titulares, lo que generaría confusión para los consumidores frente al origen empresarial de los mismos (…)”.

      - “Frente a la coexistencia de las marcas ‘O.H.M. YANBAL’ y ‘HOM’ cuyo titular es la sociedad Ellipse S.A., argumentada por la parte demandante, cabe señalar que ello implicaría un estudio diferente de comparación de signos”.

      - “(…) la identidad fonética que puede predicarse entre la marca ‘HOM’ acertadamente concedida y el signo ‘OHM’ constituyó el fundamento legal para negar la marca solicitada por la parte demandante”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad ELLIPSE S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) cuando el consumidor se encuentra frente a productos de la misma Clase 3 que incluyen la expresión referida HOM y OHM, la semejanza conceptual será ratificada. Más aún cuando la publicidad utilizada por la parte demandante en la comercialización de sus productos OHM está encaminada a evocar la misma idea que desde hace más de tres décadas se utiliza en la comercialización de la marca HOM de mi representada”.

      - “Existe conexidad competitiva entre los productos amparados por las marcas OHM y HOM en tanto que son idénticos. En efecto, como puede verificarse dentro de las pruebas (…), las marcas HOM, NEW BY HOM, y EQUS BY HOM están registradas para identificar todos los productos de la Clase 3 Internacional de Niza, luego es forzoso concluir que los actos acusados fueron expedidos de conformidad con la norma comunitaria, que frente al hecho evidente de dos signos similares...