PROCESO 96-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 96-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literales a) y f), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 150 y 159 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00009. Actor: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. Marca: STRADA (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y cinco días del mes de octubre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 22 de septiembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD., solicitó el 25 de abril de 2007 el registro como marca del signo mixto STRADA, para amparar los siguientes productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: SISTEMAS DE NAVEGACIÓN (PARA CARROS) TABLEROS COMPUTARIZADOS.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 580 de 28 de septiembre de 2007, no se presentaron oposiciones.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 18838 de 10 de junio de 2008, resolvió negar el registro del signo solicitado. Argumentó la confundibilidad con la marca mixta STRADA, registrada en Colombia bajo el certificado No. 198007, para amparar los siguientes productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza: VEHÍCULOS; APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE, AÉREA O MARÍTIMA.

      4. La sociedad MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD., presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 24860 de 17 de julio de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. Concedió el recurso de apelación.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 29619 de 20 de agosto de 2008, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

      7. La sociedad MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO. LTD., presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Los diseños de los signos en conflicto son muy diferentes.

      2. Sostiene, que los signos en conflicto distinguen productos especializados y diferentes.

      3. Argumenta, que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió un acuerdo de coexistencia marcaria celebrado entre las dos compañías; se suscribió el 1 de junio de 2007 para minimizar la posibilidad de confusión y asociación de los dos signos.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista gráfico, ortográfico, fonético y conceptual.

         • Sostiene, que los signos en conflicto amparan productos de la misma clase e íntimamente relacionados.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         Mediante Oficio No. 1832 de 9 de agosto de 2011, el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado manifiesta que el tercero interesado no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 y 136 de la Decisión 486.

   Se interpretarán las normas solicitadas, pero se circunscribirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), y del 136 a los literales a) y f).

   De oficio, el Tribunal interpretará los artículos 150 y 159 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución

.

(…)

Artículo 159

Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas

.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos.

4. Conexión competitiva en productos de la misma clase.

5. Los acuerdos de coexistencia marcaria.

6. Examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo mixto STRADA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero...