PROCESO 97-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 97-IP-2011

Interpretación prejudicial, a petición de la Corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00361. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: PROBOCATTO (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de octubre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el de de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: MEALS DE COLOMBIA S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercera interesada: ALEJANDRA FORERO PRIETO.

   iii. DATOS RELEVANTES

   A. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La señora ALEJANDRA FORERO PRIETO, solicitó el 23 de febrero de 2006 el registro como marca del signo mixto PROBOCATTO, para amparar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 562 de 31 de marzo de 2006, se presentaron oposiciones por parte de la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., con base en las siguientes marcas:

      • Marca denominativa BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado No. 189291, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca figurativa BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado No. 154767, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Marca mixta BOCATO, registrada en Colombia bajo el certificado No. 199231, para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 05736 de 28 de febrero de 2007, resolvió declarar infundada la oposición y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 010920 de 23 de abril de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo. Concedió el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 22110 de 25 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.

   7. La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí. Los consumidores relacionarían los signos con un mismo origen empresarial.

   2. Sostiene, que los productos y servicios que amparan los signos en conflicto se encuentran estrechamente relacionados. Tienen los mismos canales de publicidad y comercialización.

   3. Argumenta, que el elemento predominante de los signos en conflicto es el denominativo.

   4. Agrega, que además del riesgo de confusión en el público consumidor, se genera riesgo de asociación.

   5. Arguye, que el signo solicitado para registro carece de distintividad.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista ortográfico, visual y auditivo. Tampoco existe confusión sobre el origen empresarial de los servicios y productos.

      • Sostiene, que el signo solicitado para registro ampara servicios específicos en relación con los que ampara la marca opositora.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      La señora ALEJANDRA FORERO PRIETO, contestó la demanda de la siguiente manera:

      • Sostiene, que entre los signos en conflicto no existe riesgo alguno de confusión. Hay una total diferencia conceptual, fonética y ortográfica.

      • Manifiesta, que los signos en conflicto evocan ideas diferentes. PROBOCATTO evoca provocación y BOCATO bocado.

      • Agrega, que el aspecto figurativo es muy importante en el conjunto marcario de los signos en conflicto.

      • Argumenta, que entre los productos y servicios amparados por los signos en conflicto no existe relación o vinculación.

      • Indica, que la coexistencia en el mercado se ha dado entre los signos en conflicto desde 2007 y no ha generado confusión en el público consumidor.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134 literales a) y b), 135 y 136 literal a) de la Decisión 486.

   Se interpretarán las normas solicitadas, pero se circunscribirá la interpretación del artículo 135 a los literales a) y b).

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 135

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

4. Comparación entre signos mixtos.

5. Comparación entre signos mixtos y figurativos.

6. Signos evocativos.

7. La conexión competitiva.

8. La coexistencia marcaria de hecho.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto PROBOCATTO. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Requisitos para el registro de las marcas.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

   De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

   La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

   • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

   • Es indicadora de la procedencia empresarial.

   • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

   • Concentra el goodwill del titular de la marca.

   • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

   Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

   . (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de...