PROCESO 84-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 84-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 de la misma Decisión.

Actor: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

Marca: “KICKOFF” (denominativa).

Expediente Interno N° 2008-00211.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintidós (22) días del mes de septiembre del año dos mil once.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de nueve (9) de septiembre de 2011.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

   Demandada: la NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.

2. Actos demandados

   La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 2618 de 31 de julio de 2007, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió conceder el registro del signo “KICKOFF” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA es titular del registro de las siguientes marcas: “JUAN VALDEZ KICK” (mixta), clase 32; “JUAN VALDEZ KICK LIGHT” (mixta), clase 32; “JUAN VALDEZ DOUBLEKICK” (mixta), clase 32.

      - El 11 de julio de 2007, la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. solicitó el registro del signo “KICKOFF” (denominativo), para distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 31 de agosto de 2007, se publicó el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 579.

      - No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 31 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 2618, por medio de la cual resolvió conceder el registro del signo “KICKOFF” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza a favor de la sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) al comparar las expresiones JUAN VALDEZ DOUBLEKICK, KICK y KICK LIGHT con la expresión KICKOFF, resulta fácil concluir, como ya lo hizo la Superintendencia en un caso sustancialmente idéntico (al comparar KICK WATER y JUAN VALDEZ DOUBLEKICK), que entre ellas existe una semejanza tal que su uso en el mercado podría generar un riesgo de confusión o de asociación, comoquiera que la segunda reproduce un elemento esencial de las marcas de mi representada como es la expresión KICK, dado el tamaño y posición que posee en cada una de estas marcas (…)”.

      - “(…) se hace evidente que, dada la reproducción que hace la marca KICKOFF, de las expresiones KICK, KICKLIGHT y DOUBLEKICK, registradas como marcas por mi representada, el consumidor medio podrá no sólo confundirlas de manera directa, dada la semejanza fonética, y de manera indirecta, creyendo que se trata de una nueva línea de productos KICK de mi representada, sino también asociarlas, en el sentido de creer que entre mi representada y el titular de la marca KICKOFF existe algún vínculo jurídico o comercial”.

      - “De acuerdo con el registro de la marca KICKOFF (NOMINATIVA), ésta identifica los productos enunciados en el título de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo éstos los mismos productos identificados por las marcas de mi representada, pues según sus respectivos registros, éstas están protegidas para identificar los productos enunciados en el título de la misma clase 32”.

      - Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó un criterio diferente de comparación en un caso similar, cual es el realizado en la comparación entre las marcas JUAN VALDEZ DOUBLEKICK y KICK WATER (mixta).

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “En cada caso, la Superintendencia de Industria y Comercio al practicar el examen de registrabilidad actúa de manera razonada y motivada, guiando su actuación por la finalidad del procedimiento señalado para la obtención del registro marcario, y, en especial, del examen de registrabilidad”.

      - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio actuó de buena fe y no procedió en forma arbitraria al expedir la Resolución 2618 de 31 de enero de 2008. Se trata de un acto administrativo integralmente válido por haber sido producido y expedido legalmente (…)”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) al comparar la marca KICKOFF (Nominativa) de mi representada frente al elemento denominativo sumado al elemento gráfico que acompaña a las marcas mixtas JUAN VALDEZ KICK, JUAN VALDEZ DOUBLEKICK, JUAN VALDEZ KICK LIGHT, conjuntamente considerados, permite concluir, sin duda alguna, que las marcas en conflicto cuentan con elementos que son perfectamente distintivos y, en consecuencia, en ningún momento podrán ser consideradas similarmente confundibles”.

      - “(…) la marca de mi representada no es similarmente confundible con las marcas de la demandante, pues cada una de ellas presenta características propias y caprichosas que permiten diferenciarlas a simple vista y en consecuencia, la coexistencia de estas marcas en ningún momento causará riesgo de confusión alguno al consumidor”.

      - “(…) la jurisprudencia ha sido clara en manifestar que cada caso se analiza en forma independiente y por lo tanto, la Superintendencia no estaba en ningún momento obligada a analizar de la misma forma dos marcas completamente diferentes”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 9 de septiembre de 2011.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135, 136 literal a), 137 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “KICKOFF” (denominativo), fue presentada el 11 de julio de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y, tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134 (Concepto de marca y elementos constitutivos) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resulta pertinente para la resolución del presente caso. Asimismo, no se interpretarán los artículos 135 y 137 de la misma Decisión.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   (…)

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes...