PROCESO 64-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 64-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corte Consultante, de los artículos 136 literal a), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 134 literales a) y b) de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00240. Actor: DULZURAS COLOMBIANAS S.A. Marca: FESTYTORTAS PASTELERÍA (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y dos días del mes de septiembre del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 01 de septiembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: DULZURAS COLOMBIANAS S.A.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: DULCES DE COLOMBIA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La sociedad HURTADO ROLDÁN Y CIA (cambió su denomianción social por DULZURAS COLOMBIANAS S.A.), solicitó el 12 de febrero de 2004 el registro como marca del signo mixto FESTYTORTAS PASTELERÍA, para amparar servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 539 de 30 de abril de 2004, no se presentaron oposiciones.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 030636 de 22 de noviembre de 2005, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó la confundibilidad con la marca denominativa FESTY, registrada en Colombia bajo el certificado No. 204229 a nombre de la sociedad DULCES DE COLOMBIA S.A., para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      4. La sociedad HURTADO ROLDÁN Y CIA, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 008010 de 30 de marzo de 2006, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto impugnado.

      6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 738 de 23 de enero de 2007, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto impugnado.

      7. La sociedad DULZURAS COLOMBIANAS S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con los actos administrativos anteriormente determinados.

      8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante DULZURAS COLOMBIANAS S.A. (la sociedad HURTADO ROLDÁN Y CIA LTDA cambió su denominación social), soporta la acción en los siguientes argumentos:

      1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gramatical y fonético. Además, amparan productos y servicios diferentes.

      2. Argumenta, que en el examen de registrabilidad no se tuvo en cuenta la integridad del signo solicitado. La parte gráfica del signo es fundamental en su capacidad distintiva.

      3. Indica, que el término tortas no es un genérico en la clase 43.

      4. Argumenta que la sociedad HURTADO ROLDÁN CIA LTDA., ha usado por más de 10 años el nombre comercial FESTYTORTAS PASTELERÍA.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

         • Sostiene, que la parte denominativa del signo solicitado es la relevante en el conjunto marcario.

         • Manifiesta, que entre los servicios y productos que amparan los signos en conflicto existe relación competitiva. Se encuentran destinados a los mismos mercados y se comercializan en los mismos canales.

         • Agrega, que el público consumidor puede estar expuesto a confusión directa e indirecta.

      2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

         La sociedad COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL, actuando como cesionaria de la marca FESTY, contesta la demanda de la siguiente manera:

         • Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí desde el punto de vista ortográfico, conceptual y fonético; podrían generar riesgo de confusión en el público consumidor.

         • Manifiesta, que las palabras tortas y pastelería se deben excluir del cotejo marcario ya que son descriptivas.

         • Indica, que los signos en conflicto evocan la misma idea en el público consumidor.

         • Agrega, que el elemento gráfico del signo solicitado no es relevante.

         • Afirma, que en los servicios y productos de los signos en conflicto existe una clara conexión competitiva.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La Corte consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 136 literal a), 155, 172, 190, 191, 192, 224 y 225 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal no interpretará los artículos 155, 172, 224 y 225, ya que no son pertinentes al caso particular. Las demás normas serán interpretadas.

   Se interpretará de oficio el artículo 134 literales a) y b) de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

1. las palabras o combinación de palabras;

2. las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 190

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

(…)

Artículo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

(…).

Artículo 192

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y signos denominativos.

4. Palabras genéricas y descriptivas en la conformación de signos marcarios.

5. Los signos evocativos.

6. La conexión competitiva.

7. Los requisitos para tener derecho sobre un nombre comercial. El signo solicitado para registro anteriormente usado como nombre comercial.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo mixto FESTYTORTAS PASTELERÍA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la...