PROCESO 342-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 342-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR CO. LTD.) Marca: “INFINITI” (mixta). Expediente Interno: 07465-2013-0-1801-JR-CA-25.

Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 7465 de 9 de julio de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 07465-2013-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. Antecedentes

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN

      MOTOR CO. LTD.)

      Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

   2. Antecedentes:

   1. El 18 de octubre de 2011, NISSAN MOTOR CO. LTD. solicitó el registro multiclase de la marca “INFINITI” (mixta) para identificar productos de las Clases 1, 2, 3, 4 y 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” y dentro del término oportuno no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

   3. Mediante Resolución 11084-2012/DSD-INDECOPI de 12 de julio de 2012, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI otorgó el registro del signo solicitado para distinguir productos de las Clases 3, 4 y 5 de Clasificación Internacional de Niza; y denegó su registro en las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza al considerarla confundible con el elemento denominativo “INFINITY” presente en las marcas mixtas constituidas por las etiquetas previamente registradas en las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo certificados 74403, 79422 y 80888, respectivamente.

   4. Dentro del plazo oportuno, NISSAN MOTOR CO. LTD. presentó recurso de apelación contra la indicada Resolución 11084-2012/DSD-INDECOPI, en el extremo que denegó el registro del signo solicitado en las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

   5. Mediante Resolución 2025-2013/TPI-INDECOPI de 12 de junio de 2013, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 11084-2012/DSD-INDECOPI.

   6. NISSAN MOTOR CO. LTD. presentó demanda contencioso administrativa a fin de anular la Resolución 2025-2013/TPI-INDECOPI en el extremo que denegó el registro de la marca “INFINITI” (mixta) para distinguir productos de las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

   7. Mediante Sentencia de 13 de enero de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta.

   8. NISSAN MOTOR CO. LTD. presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

   9. Mediante auto de 8 de junio de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina respecto a:

      - ¿Si del examen de los signos mixtos analizados se advierte que el elemento denominativo considerado confundible con la marca solicitada no resulta ser el elemento relevante de los signos, es válido afirmar que en efecto existe riesgo de confusión?

      - ¿Teniendo en cuenta la ubicación y forma de presentación del elemento denominativo analizado en las marcas registradas, es válido considerar que existen semejanzas con el signo solicitado?

   3. Argumentos de la demanda:

   10. Nissan Motor CO. LTD. alegó lo siguiente:

       – Que fonéticamente la marca solicitada se pronuncia y será requerida como “INFINITI”, mientras que las marcas registradas, aparte de tener unos logotipos muy característicos, tienen denominaciones ubicadas en lugares preponderantes y mucho más notorias y visibles que la denominación “INFINITY” que ocupa un lugar muy modesto por estar escrita en letras pequeñas.

       – Que en lo referente a los productos que protegen las marcas en conflicto, si bien están ubicadas en las mismas clases, los envases presentan diferentes características, lo que hace difícil que personal especializado en el uso de dichos productos pueda ser inducido a error o equivocación.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   11. El INDECOPI contestó la demanda señalando lo siguiente:

       – Que los signos confrontados son confundibles debido a que comparten los términos “INFINITI” e “INFINITY”, los cuales determinan que el público consumidor pueda incurrir en un riesgo de confusión indirecta, más aún cuando se encuentran destinados a identificar algunos de los mismos productos.

   5. Sentencia de primera instancia:

   12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

       – Que de la apreciación conjunta de los signos confrontados se advierte que la semejanza entre ellos radica en el hecho que existe un único elemento denominativo que conforma la marca solicitada “INFINITI”, el cual es muy parecido al término “INFINITY” de las marcas registradas; lo cual sumado a la circunstancia de que distinguen algunos de los mismos productos, trae como consecuencia que se genere un riesgo de confusión indirecta entre los consumidores.

   6. Argumentos del recurso de apelación:

   13. Nissan Motor CO. LTD. presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada reproduciendo básicamente los argumentos esgrimidos en su escrito de demanda.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 134 literal a) de la citada norma por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede a la interpretación del artículo 136 literal a) de la mencionada norma comunitaria[1].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   2. Comparación entre marcas mixtas.

   3. Conexión competitiva entre productos de las Clases 1 y 2 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

   15. En el presente caso, NISSAN MOTOR CO. LTD. solicitó el registro multiclase de la marca “INFINITI” (mixta) para distinguir productos de las...