PROCESO 34-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 34-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02473-2010-0-1801-JR-CA-10. Actor: GADO S.R.L. Marca mixta LA FORCE 11.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 2473-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de julio de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: GADO S.R.L.

   Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. El 02 de diciembre de 2008, la sociedad GADO S.R.L., solicitó el registro como marca del signo mixto LA FORCE 11, para amparar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “perfumes y cosméticos incluyendo: lápices labiales, espumas de baño, aceites esenciales para uso personal, aceites bronceadores, rímel, base de maquillaje, delineadores de ojos, jabones para uso personal, cremas para el cutis, cremas de base, cremas de afeitar, cremas antiarrugas, esmalte de uñas, brillo para uñas, cremas dentales, lociones para la piel, lociones capilares, sombra de ojos, desodorantes para uso personal, jabones líquidos, lociones para después de afeitar, mascarillas de belleza, hisopos de algodón y lana para fines cosméticos, lápices de cejas, preparaciones para la ondulación del cabello, vaporizador de tinte para el cabello, polvos de maquillaje, preparaciones para desmaquillar, champús, talco”. Publicación efectuada en el diario Oficial el Peruano el 17 de octubre de 2010. No se formuló oposición.

   2. El 21 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 014220-2009/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. Argumentó la confundibilidad con la marca mixta ONCE : 11, registrado a nombre de los señores GUEVARA CARRILLO DORIS EUGENIA y REY DALY MARIA ELENA, mediante el certificado No. 101573, para amparar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “cremas, cosméticos, aceites esenciales, perfumes, colonias, champús, jabones y sales de baño”.

   3. El 04 de septiembre de 2009, la sociedad GADO S.R.L., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

   4. El 04 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0012-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 014220-2009/DSD-INDECOPI, que denegó de oficio el registro solicitado.

   5. La sociedad GADO S.R.L., interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

   6. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Catorce de 15 de abril de 2014, declaró infundada la demanda.

   7. La sociedad GADO S.R.L., presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

   8. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      a. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   9. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles.

   10. Agrega, que la autoridad nacional erró al determinar como el elemento relevante de los signos en conflicto el número 11. Por lo tanto, no se explica cómo para determinar las diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético, sí tuvo en cuenta el conjunto, pero que para aludir a la semejanza conceptual desmembró el signo solicitado, desconociendo que se trata de un signo de fantasía y que de ninguna manera evocaría la idea de la “página 11” a la que alude la marca registrada.

   11. Adiciona, que el hecho de que los signos en conflicto compartan en su conformación el número 11, no es suficiente para que se configure el riesgo de confusión, ya que los números no resultan reivindicables en exclusiva a favor de un solo titular. Por lo tanto, los números pueden ser utilizados por cualquier competidor libremente en el mercado, siempre y cuando posean la suficiente distintividad para coexistir con otros.

   12. Complementa, que el signo solicitado es un signo de fantasía que está compuesto por un número y una denominación en idioma extranjero, lo cual refuerza su distintividad.

   13. Adiciona, que existen marcas registradas en la Clase 3 con los mismos números.

   14. Indica, que el consumidor al momento de adquirir los productos de la Clase 3 prestará mucha más atención al momento de adquirirlos, por cuanto se trata de productos destinados al cuidado personal. Por lo tanto, se aminora el riesgo de confusión.

   15. Argumenta, que el titular de la marca mixta ONCE: 11, no se ha opuesto al registro. Por lo tanto, los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

   16. Arguye, que la falta de otorgamiento del registro, le ha causado graves perjuicios económicos, dado que el signo solicitado distingue en el mercado “un perfume de alta calidad por ser una de las fragancias de la línea de D&G (Dolce & Gabbana) marca de titularidad de nuestra”.

       b. Argumentos de la contestación de la demanda.

       El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

   17. Indica, que el signo solicitado no es distintivo, ya que si bien tiene algunos elementos diferenciadores, presenta semejanzas desde el punto de vista conceptual, también son semejantes los productos que identifican. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión y de conexión competitiva.

       c. Sentencia de Primera Instancia.

   18. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Catorce de 15 de abril de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando:

       (…) i) que en ambos signos el elemento denominativo es el elemento dominante, y que en éste se encuentra la semejanza consistente en el número 11, incluyendo su escritura en letras presente en la marca registrada; ii) el número 11 ocupa un posición distintiva y autónoma en ambos signos; iii) ambos signos se asemejan conceptualmente evocando la idea del número 11; iv) la identidad existente entre algunos de los productos que distinguen las marcas confrontadas; se concluye que (…), de la interrelación de todos estos factores mencionados, no obstante el grado de atención del consumidor, las semejanzas de los signos confrontados y de los productos a ser distinguidos son suficientes para que la coexistencia de estos signos induzca en el consumidor la creencia de que una marca constituye la variación de la otra, que pertenecen a la misma familia de marcas confundiéndose sobre el origen empresarial (confusión indirecta), o que existe vinculación empresarial u organizativa entre los titulares de las marcas (riesgo de asociación); por lo que el signo solicitado incurre en causal de prohibición establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión No. 486.

       (…) Que, desde el punto de vista gráfico y fonético, y concluir que desde el plano conceptual son confundibles; al respecto cabe señalar que dicho argumento resulta incorrecto, puesto que conforme al criterio jurisprudencial adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citado en la presente sentencia, pueden resultar confundibles los signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea (…).

       (…) no se ha desmembrado el signo que pretende registrar la demandante, sino que se ha tenido en cuenta que el número 11 forma parte de la impresión de conjunto suscitada en la mente del consumidor y que tiene especial relevancia en el cotejo de marcas al constituir la semejanza entre los signos y tener una posición distintiva y autónoma dentro de ambos, siendo su presencia en ambos signos aunado a que la marca registrada incluye su escritura en letras, hace que evoquen una idea similar.

       (…) el hecho de que los signos compartan en su conformación el número 11 no es suficiente para generar riesgo de confusión (…). Al respecto, cabe tener en cuenta lo señalado...