PROCESO 045-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 045-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literales d) y e) y 84 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “SNICKERS CRUNCHER” (denominativa). Proceso Interno: Nº 9470-NR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de agosto del año dos mil once, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El Oficio Nº 530-TDCA-1S-9470-NR, de 21 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 22 de junio de 2011, mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 9470-NR.

Que, la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto dictado el 20 de julio de 2011.

1. Las partes:

   Demandante: SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

   Demandados: EL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL, INDUSTRIAL Y OBTENCIONES VEGETALES, DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR.

   Tercero interesado: MARS INCORPORATED.

2. datos RELEVANTES:

   2.1. Hechos:

   El 30 de noviembre de 1999, MARS INCORPORATED solicitó el registro como marca del signo SNICKERS CRUNCHER (denominativo) para distinguir productos de chocolate de la 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 418, de 23 de diciembre de 1999. Contra dicha solicitud de registro se presentó observación por SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. en base a la marca registrada CRUNCH (denominativa) de la misma Clase 30.

   El 27 de junio del 2000, la Resolución Nº 977605, emitida por el Director Nacional de Propiedad Intelectual, declaró infundada la observación presentada y se dispuso el registro de la marca SNICKERS CRUNCHER (denominativa).

   Mediante trámite Nº 01-170 RA, de 2 de abril de 2002, el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, resuelve que no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la Cía. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. ratificando la resolución Nº 977605 de 27 de junio de 2000, disponiéndose el registro de la denominación “SNICKERS CRUNCHER” en la clase 30.

   El 10 de julio de 2002, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. interpuso el recurso subjetivo o de plena jurisdicción en contra de la providencia del 2 de abril de 2002, suscrita por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

2. Fundamentos de la Demanda:

   La demandante SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. señala que:

   - El signo solicitado SNICKERS CRUNCHER (denominativo) es confundible con la marca CRUNCH (denominativa) registrada a favor de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. en la misma clase 30.

   - La marca registrada CRUNCH (denominativa) se encuentra incluida en el signo solicitado SNICKERS CRUNCHER (denominativo).

   - La notoriedad de la marca CRUNCH (denominativa) ha sido reconocida a nivel internacional. Se probó la notoriedad de la marca con el escrito de 03.03.2000 al que se aparejaron no sólo facturas sino volúmenes de venta, publicidad y títulos. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. ha invertido importantes sumas de dinero publicitando sus productos amparados con la marca CRUNCH a nivel nacional y está reconocida por el público consumidor.

3. Contestación a la Demanda:

   El Procurador General del Estado, el Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y el Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales son los demandados en este caso.

   El Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando lo siguiente:

   - Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda.

   - Se ratifica en la Resolución dictada por el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

   - Impugna la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

   - Se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable.

   No obra en el expediente las contestaciones del Procurador General del Estado, ni del Presidente del Comité del Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales.

   La tercera interesada MARS INCORPORATED señaló lo siguiente:

   - Que el signo SNICKERS CRUNCHER (denominativo) goza de suficiente fuerza distintiva pues la palabra CRUNCH es de uso común en la clase 30 por lo cual el IEPI otorgó debidamente su registro.

   - La palabra “CRUNCH” es un término descriptivo para los productos de la clase 30, ya que significa “CROCANTE” en español.

   - En la marca SNICKERS CRUNCHER (denominativa), lo esencial es la palabra “SNICKERS” y no lo descriptivo “CRUNCHER”.

   - La marca SNICKERS CRUNCH (denominativa) está registrada en Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, y los Estados Unidos de América.

   - Dentro de la Comunidad Andina existen otras marcas en la clase 30 que incorporan el término “CRUNCH”. La palabra “CRUNCH” es un término de uso común, especialmente con respecto a productos alimenticios o de confitería que continenen maní.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, el juez consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344. Se interpretarán los artículos correspondientes a la Decisión 344 ya que la solicitud de registro del signo “SNICKERS CRUNCHER” (denominativo) fue presentada el 30 de noviembre de 1999, por lo que la norma aplicable es la Decisión 344. Este Tribunal no considera pertinente interpretar el artículo 82 literal a) por lo que se interpretará el artículo 83 literal a) y, de oficio, el artículo 81, 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (…)

   Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación grafica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

   .

Artículo 83 Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

Artículo 84 Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada:

2. La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca.

3. La antigüedad de la marca y su uso constante;

4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en el proceso interno, así como, de las normas que van a ser interpretadas, este Tribunal considera que corresponde desarrollar lo referente a los siguientes temas:

1. La marca y los requisitos para su registro.

   La Normativa Comunitaria Andina protege el interés del titular marcario, otorgándole un derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y a la vez precautela el derecho de los consumidores evitando que sean engañados o que incurran en confusión...