PROCESO 337-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 337-IP-2015

Interpretación Prejudicial del artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio de los artículos 224 y 228 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia. Demandante: ALBERTO-CULVER INTERNACIONAL, INC. Marca: “H.V.O.” (denominativa). Expediente Interno: 2009-00385.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 5 días del mes de noviembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 2166 de 7 de julio de 2015, recibido vía correo electrónico el 9 de julio del mismo año, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00385.

El Auto de 9 de septiembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: ALBERTO-CULVER INTERNACIONAL, INC.

      Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

      Tercero Interesado: HEVIOS S.A.

   2. Antecedentes:

   1. El 30 de abril de 2007, Hevios S.A. presentó solicitud de registro de la marca “H.V.O.” (denominativa) para identificar productos de la Clase 3 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, la sociedad Alberto-Culver International, INC. presentó oposición al registro solicitado sobre la base de sus marcas previamente registradas: “VO5” (denominativa) y “ALBERTO VO5” (mixta) para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 36625 de 29 de setiembre de 2008, la División de Signos Distintivos declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro del signo solicitado.

   4. Alberto-Culver International, INC. presentó dentro del plazo recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación en contra de la resolución indicada en el punto anterior.

   5. Por Resolución 477074 de 21 de noviembre de 2008 se resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la decisión inicial.

   6. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante la Resolución 2582 de 29 de enero de 2009, confirmando la decisión contenida en la Resolución 36625 de 29 de septiembre de 2008.

   7. Alberto-Culver International, INC. presentó demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas.

   8. Mediante Auto de 23 de septiembre de 2013, el Consejo de Estado decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   9. Alberto-Culver International, INC. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Que las marcas enfrentadas presentan semejanzas ortográficas y visuales susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación en el mercado.

      - Que la expresión “H.V.O.” carece de distintividad extrínseca, incurriendo en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486.

      - Que las dos letras que componen la marca “VO5” (denominativa) son reproducidas por el signo “H.V.O.”, presentando como única diferencia la letra “H” al inicio del signo “H.V.O.” (denominativo); siendo además la expresión “VO5” el elemento predominante en la marca “ALBERTO VO5” (mixta).

      - Que el signo “H.V.O.” (denominativo) cubre los mismos productos que identifican las marcas de la sociedad opositora; sin embargo, la División de Signos Distintivos no se pronunció sobre la relación existente entre los productos que distinguen los signos en conflicto por considerarlo irrelevante.

      - Que la División de Signos Distintivos no analizó la alegada notoriedad de las marcas “VO5” (denominativa) y “ALBERTO VO5” (mixta), las cuales cuentan con una alta aceptación y recordación por parte del público consumidor debido a la calidad de los productos que identifican, los cuales se encuentran en el comercio de todos los países de la región andina y en cerca de 100 países alrededor del mundo.

      - Que la reproducción de las letras “V” y “O” de la marca registrada “VO5” en el signo solicitado “H.V.O.” (denominativo) es la principal prueba del riesgo de dilución que significa su registro para las marcas notorias “VO5” (denominativa) y “ALBERTO VO5” (mixta), las cuales tienen un altísimo valor comercial y publicitario conseguidos a lo largo de más de 70 años.

   4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:

   10. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Que los signos en conflicto no presentan similitudes susceptibles de generar confusión o inducir a error al público consumidor. Si bien éstos coinciden en la incorporación de la letra “V”, el diseño del signo solicitado permite su diferenciación respecto de las marcas registradas de la opositora.

       - Que observadas las expresiones en cotejo “H.V.O.”/”VO5”/”ALBERTO VO5”, se evidencia que el signo solicitado incorpora elementos adicionales suficientemente distintivos que permiten la coexistencia pacífica de los signos en el mercado. En efecto, el signo solicitado está constituido por una secuencia de grafemas (H/PUNTO/V/PUNTO/O/PUNTO) diferente a la secuencia de grafemas de las marcas registradas (V/O/CINCO) y (A/L/B/E/R/T/O/V/O/CINCO). De estas diferencias también devienen cambios fonéticos por cuanto cada signo adquiere una pronunciación específica.

       - Que el demandante no puede pretender que la SIC proteja de manera enfática las letras “V” y “O” que forman parte de sus marcas registradas, ya que éstas en sí mismas son de uso común por los administrados.

       - Que, la marca solicitada “H.V.O.” (denominativa) no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486.

   11. Hevios S.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

       - Que no les consta que las marcas “VO5” (denominativa) y “ALBERTO VO5” (mixta) sean notoriamente conocidas en Colombia, en el resto de países de la Comunidad Andina y en otros alrededor del mundo.

       - Que aún en el caso de que la parte demandante demuestre la notoriedad de sus marcas; ello no resulta relevante en el presente caso, ya que analizados en su conjunto se observa claramente que los signos en conflicto no resultan confundibles.

       - Que la parte demandante basa sus argumentos de confundibilidad efectuando una clara disección de los signos en conflicto porque comparten algunas letras comunes en su composición.

       - Que en el presente caso no se presenta riesgo de confusión, asociación y menos de dilución entre los signos en conflicto, ya que de su estructura se observan más diferencias que semejanzas.

       - Que desde el punto de vista ortográfico no existe confundibilidad posible entre las marcas “H.V.O.” (denominativa) y “VO5” (denominativa) y “ALBERTO VO5” (mixta), debido a que analizadas las expresiones enunciadas en su conjunto, la secuencia de las letras comunes es claramente diferente. Además, tienen otros elementos que las diferencian, como sucede con la letra “H” que encabeza la marca “H.V.O.” (denominativa) y el número 5 con el que culmina la marca “VO5” (denominativa).

       - Que desde el punto de vista fonético tampoco existe confundibilidad entre los signos en conflicto, debido a que no existe coincidencia entre los signos enunciados ni en su parte inicial, ni en su terminación. Además, la marca solicitada se pronuncia HACHE-VE-O, mientras que las marcas oponentes se pronuncian: VE-O-CINCO y ALBERTO-VE-O-CINCO, respectivamente.

       - Que no existe ningún tipo de similitud conceptual entre la marca solicitada “H.V.O.” (denominativa) y la marcas registradas “VO5” (denominativa) y “ALBERTO VO5” (mixta) debido a que “H.V.O.” y “VO5” son dos signos de fantasía.

       - Que para el caso del cotejo entre las marcas “H.V.O.” (denominativa) y “ALBERTO VO5” (mixta) no se puede afirmar que el elemento predominante de la segunda marca sea la expresión “VO5”, debido a que la expresión “ALBERTO” tiene un lugar preponderante en la marca enunciada.

       - Que la marca “H.V.O.” (denominativa) fue creada por la sociedad Hevios S.A. para enaltecer el nombre del señor Héctor Villa Osorio, persona que constituye el socio fundador de la empresa y creador de la marca.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   12. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación del artículo 134 de la citada normativa por no resultar pertinente. Por lo tanto, sólo procede la interpretación del artículo 136 literales a) y h) de la mencionada normativa[1]; y, de oficio se interpretarán los artículos 224 y 228 de la Decisión 486[2].

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión

   2. directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

   3. Comparación entre marcas denominativas y mixtas. Comparación entre marcas denominativas (se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta.

   4. Marcas de fantasía.

   5. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. Prohibición del registro de signos notoriamente conocidos de...