PROCESO 336-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 336-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales e) e i)

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo formulado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: GA.MA ITALY PROFESSIONAL (mixta).

Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A. - IMPOBE S.A.

Proceso interno: 2011-00079.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil quince.

VISTOS:

El Oficio 2167 de 7 de julio de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 9 de julio de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), i) y 1)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

dentro del proceso interno 2011-00079, iniciado por IMPOBE S.A.

El auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno.

Demandante: IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A.

- IMPOBE S.A Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

República de Colombia.

DUNA ENTERPRISES S.R.L.

Demandado:

Tercero interesado:

Hechos.

1. El 7 de mayo de 2003, Duna Enterprises S.L. solicitó el registro de la marca GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta) para distinguir productos en la Clase 8.

2. Publicado el extracto de la solicitud no se presentaron oposiciones.

3. El 17 de diciembre de 2003, mediante Resolución 35022, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) concedió el registro de la marca GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta) para distinguir productos en la Clase 8, sin que se presentara recurso alguno en contra de dicha resolución.

4. Duna Enterprises S.L. concedió licencia de uso de la marca GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta) a Italian Beauty Ltda., sociedad creada en Colombia para comercializar dicha marca.

5. En 2007, IMPOBE S.A interpuso la demanda de cancelación por falta de uso de la marca GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta), demanda que fue posteriormente retirada.

6. El 18 de febrero de 2011, IMPOBE S.A interpuso acción de nulidad contra la Resolución 35022.

7. El 21 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió

suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 135 literales e), i) y 1)de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

IMPOBE S.A interpuso demanda en la que manifiesta que:

8. Italian Beauty Ltda. traduce literalmente "belleza italiana", sin tener ningún vínculo con este país, ya que ni sus socios son italianos, ni la sociedad fue creada en este país, ni sus productos son provenientes de allá como quieren demostrar al público general al utilizar la marca con la expresión GAMA ITALY,

con el fin de dar a entender que son una serie de productos de belleza italianos y así lucrar creando confusión en los consumidores ya que prefieren un 2 producto europeo que uno chino, argentino, uruguayo o de otro país, como lo demuestra la contestación a un derecho de petición expedido por la Dian en el cual se consigna que las importaciones hechas por Italian Beauty Ltda. han sido un 23.8% de Uruguay, 46.7% de Panamá, 2.95 de Argentina y 26.7% de China, siendo ésta una de las pruebas aportadas a la División de Protección al Consumidor de la SIC mediante las cuales se profirieron las resoluciones 23207 de 30 de abril de 2010 Y 42377 de 13 de agosto de 2010, que sancionaron a Italian Beauty Ltda. por esta conducta, ya que no solo crean confusión con el nombre de la sociedad y la marca sino que además los vendedores ofrecen los productos como italianos sin serios.

9. La expresión PROFESSIONAL es un término o signo absolutamente irregistrable por ser genérico, descriptivo o evocativo de características o medios de comercialización de servicios de la Clase 8. Así, la SIC debió limitar la comparación jurídico-analítica de la marca registrada GAMA ITAL Y PROFESSIONAL (mixta).

10. Al haber definido cada palabra por separado, se da a entender que la proyección que da la marca al público en español es "productos Italiano Profesionales". Uno de los principales requisitos para determinar si una expresión puede ser empleada como marca, es que no induzca a un engaño al público consumidor, y en el caso concreto, no solo lo hace con uno de sus elementos sino con todos ya que son palabras descriptivas e indicativas y además engañosas, ya que sus productos no son italianos.

11. Del signo registrado como marca GAMA ITALY PROFESSIONAL (mixta),

ninguna palabra es reivindicable y protegible, toda vez que aislada o individualmente considerados, la palabra "gama", según significado del diccionario de la real academia de la lengua española...